Por Gene Quinn
Esta tarde, la directora interina de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), Coke Morgan Stewart envió un memorándum a todos los jueces de patentes administrativas (APJ) de la Junta de Juicio y Apelación de Patentes (PTAB) en los que se detalla un nuevo proceso provisional para la gestión del volumen de trabajo. Garantizar que el PTAB pueda seguir cumpliendo sus obligaciones legales en relación con ex parte apelaciones, la Directora ejercerá su discreción bajo 35 U.S.C. 341(a) y 324(a) para determinar si la denegación discrecional es apropiada para cualquier petición para inter partes revisión (IPR) o revisión post-subvención (PGR).
Bajo este nuevo proceso provisional, se bifurcarán las decisiones sobre si se inicia una revisión inter partes (IPR) o una revisión post-subvención (PGR) entre las consideraciones discrecionales que será abordada por el Director y el fondo y otras consideraciones estatutarias.
De acuerdo con este procedimiento provisional, la Directora consultará con al menos tres jueces del PTAB y determinará si es conveniente la denegación discrecional de la institución del IPR o de la PGR. Si la denegación discrecional es apropiada, el Director emitirá una institución que deniegue. Si la denegación discrecional es inapropiada, la Directora emitirá una decisión sobre la cuestión discrecional de la denegación y remitirá la petición a un panel de tres miembros de la PTAB asignado de conformidad con el Procedimiento Operativo Estándar (SOP) 1 (Rev. 16). A partir de ese momento, el panel de tres miembros asignado se encargará del caso en el curso normal, comenzando con una decisión sobre la institución basada en el fondo y otras consideraciones legales no discrecionales.
Para facilitar este enfoque de bifurcación, la USPTO permitirá a las partes presentar información separada sobre las solicitudes de denegación discrecional de la institución. El propietario de la patente tendrá dos meses a partir de la fecha del aviso de presentación para presentar un escrito explicando por qué la denegación discrecional es apropiada. El peticionario será entonces dado un mes desde la presentación del escrito del propietario de la patente solicitando la denegación discrecional de presentar su propio escrito.
Se permitirá a las partes abordar todas las consideraciones pertinentes sobre la cuestión discrecional de la denegación, incluida, entre otras, las siguientes:
- Si el PTAB u otro foro ya ha resuelto la validez o patentabilidad de las reclamaciones de patentes impugnadas;
- Independientemente de que se hayan producido cambios en la ley o en el nuevo precedente judicial desde la emisión de las reclamaciones que puedan afectar a la patentabilidad;
- La fuerza del desafío de la desapatentebilidad;
- El alcance de la confianza de las peticiones en testimonios de expertos;
- Asentado las expectativas de las partes, como el tiempo que han estado en vigor las reclamaciones;
- Competir intereses económicos, de salud pública o de seguridad nacional; y
- Cualquier otra consideración que tenga en cuenta la discreción del Director.
La directora interina Stewart explica que el objetivo de este cambio es mejorar la eficiencia de la PTAB, asignar mejor recursos para reducir la pendencia en apelaciones a instancia parte, y promover la aplicación coherente de consideraciones discrecionales en los procedimientos de la AIA. No cabe duda de que este nuevo procedimiento provisional será ampliamente aprobado por los propietarios de patentes como un gran paso en la dirección correcta.
Durante la mayor parte del tiempo que ha existido el PTAB, los propietarios de patentes han tenido pocas oportunidades reales de luchar contra la institución. La decisión de PTAB en Apple v. Fintiv en 2020 proporcionó ayuda para los propietarios de patentes más allá de la decisión de 2018 en NHK Spring Co. v. Intri-Plex Techs., IPR2018-00752, Documento 8, que se limitó a la situación en la que un tribunal de distrito fijó una fecha de juicio para ocurrir antes de la fecha límite legal de PTAB para emitir una decisión firme por escrito. En Fintiv, se aplicaron otros seis factores relacionados con cuestiones de economía judicial a la situación en que había un litigio en curso en los tribunales de distrito, pero el juicio no se produciría antes del plazo legal de la PTAB. El fallo en Fintiv condujo a numerosas negaciones discrecionales, pero la práctica se hundió en 2022 bajo la Administración de Biden. Hace varias semanas la USPTO volvió a volver al enfoque de la era Trump Fintiv. La bifurcación de la institución parece ir mucho más allá en una dirección de dueño muy pro-patente.
Los críticos de la PTAB han cuestionado durante mucho tiempo el uso extremo y creciente del testimonio pericial con respecto a los procedimientos de DPI. Si bien el estatuto contempla la posibilidad de que un peticionario pueda ofrecer testimonio de expertos, el estatuto de los derechos de propiedad intelectual permite a la PTAB revisar y cancelar las reclamaciones como inatendables, sólo sobre la base de arte previo, que consiste en patentes o publicaciones impresas. 35 U.S.C. 311 (b). Por lo tanto, se puede esperar que los propietarios de patentes utilicen inmediatamente estos factores no exclusivos para desafiar el uso extraordinario de expertos y tratar de centrar a la Directora en las patentes y publicaciones impresas en lugar de la opinión de expertos.
Asimismo, los defensores de los derechos de propiedad deben sentirse alentados al ver que se considerarán expectativas resueltas de las partes. Después de todo, si las patentes son realmente un derecho de propiedad hay poca justificación para permitir que las patentes que son de una década o más sean desafiadas. Si los propietarios de patentes deben sufrir la indignidad de las arcas después de sólo seis años seguramente los recusantes que podrían haber desafiado la patente antes deben enfrentar una consecuencia similar por no buscar la nulidad antes.
