bloomberglaw.- La Corte Suprema de EE. UU. Ha impedido a las agencias federales impugnar patentes en la Oficina de Patentes y Marcas, en una decisión que los abogados dicen que tendrá un impacto de gran alcance.
Los jueces anularon una decisión de la Corte de Apelaciones de los EE. UU. Por el Circuito Federal de que el Servicio Postal de los EE. UU. Podría impugnar una patente en la agencia. El fallo establece un precedente al aclarar que el gobierno no es una "persona" elegible para usar los procedimientos administrativos de impugnación de patentes en virtud de la Ley de Invención de los Estados Unidos (AIA).
La decisión 6-3 en Return Mail Inc. v. Servicio Postal de los Estados Unidos "impide que cualquier agencia gubernamental intente acudir al PTO para invalidar una patente que quizás no le guste", Beth Brinkmann, socia de Covington & Burling LLP que argumentó anteriormente El alto tribunal para el correo de retorno, dijo.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos o la Administración de Alimentos y Medicamentos no pueden impugnar una patente farmacéutica en la oficina de patentes, por ejemplo, según la decisión, dijo Matt Rizzolo, un socio de litigios de propiedad intelectual de Ropes & Gray LLP.
El fallo también se aplica a los gobiernos estatales y sus agencias que quieran presentar el desafío administrativo más común, una revisión inter partes, dijo Rizzolo.
"Hemos visto que muchos fiscales generales de varios estados hacen que el precio de los medicamentos sea un problema importante", dijo Rizzolo. "Si un fiscal general del estado potencialmente quisiera traer un IPR o amenazara con un IPR en un intento de forzar los precios de los medicamentos, esto lo excluiría, al menos en la medida en que el IPR fue presentado por el propio estado".
El Servicio Postal de EE. UU. Impugnó la patente de Return Mail en una revisión de método comercial cubierta, un procedimiento especial para impugnar los procesos comerciales patentados o las tecnologías de comercio electrónico. Rizzolo dijo que los jueces sopesaron ampliamente si el gobierno podría presentar un desafío administrativo.
Richard Rainey, un socio de Covington & Burling LLP que lideró el equipo del Tribunal Supremo con Brinkmann y manejó el caso antes del Circuito Federal, dijo en una declaración que la opinión de la corte, de la juez Sonia Sotomayor, beneficiaría a "todas las empresas de tecnología y patentes" titulares que pueden encontrarse en el punto de mira del gobierno ".
"Al excluir a las agencias federales de los procedimientos de revisión de AIA, la decisión del Tribunal limita la capacidad del gobierno para presentar desafíos duplicados a la validez de las patentes de propiedad privada", dijo Rainey.
'Uso común'
Return Mail Inc., un proveedor de servicios de correo automatizado, había demandado al Servicio Postal por infringir su patente relacionada con el procesamiento de correo no entregable. El Servicio Postal luego impugnó la validez de la patente en la Junta de Juicios y Apelaciones de Patentes de la Oficina de Marcas y Marcas.
Los estatutos de patentes no definen el término "persona". El tribunal superior aplicó una "presunción interpretativa de larga data de que 'persona' no incluye al soberano", en ausencia de una definición estatutaria. La presunción de que esa persona excluye a las agencias federales, incluido el servicio postal, refleja el "uso común", escribió Sotomayor.
"También es una directiva expresa del Congreso: la Ley del Diccionario ha proporcionado desde 1947 la definición de" persona "que los tribunales usan" [i] n para determinar el significado de cualquier Ley del Congreso, a menos que el contexto indique lo contrario ", agregó. escribió.
El Servicio Postal argumentó que la referencia de la ley a una "persona", como se refiere a los procedimientos de revisión, debe incluir al gobierno porque otras referencias a personas en los estatutos de patentes lo hacen.
"La Ley de Patentes y la AIA se refieren a" persona [s] "en al menos 18 lugares diferentes, y no hay una tendencia clara: a veces," persona "claramente incluye al Gobierno, a veces simplemente excluye al Gobierno, ya veces, como aquí "Puede leerse de cualquier manera", escribió Sotomayor.
El juez Stephen G. Breyer, en una opinión disidente junto con los jueces Ruth Bader Ginsburg y Elena Kagan, dijo que el Congreso ha usado la palabra "persona" para referirse a agencias federales en las disposiciones de la AIA relacionadas con la obtención de patentes o ciertas defensas por infracción. El Congreso no ha usado "persona" en otras partes de la ley para referirse a agencias federales cuando eso no es lógicamente posible o donde el lenguaje contextual excluye específicamente al gobierno, dijo.
"Las disposiciones en cuestión aquí, que establecen procedimientos administrativos para el beneficio de las partes acusadas de infracción, están mucho más cerca de la categoría anterior que de la última", dijo Breyer. "Por lo tanto, tiene poco sentido suponer que la palabra" persona "excluye al Gobierno, ya que las disposiciones que rodean apuntan a la conclusión opuesta".
