En el 2014, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208, 216, 219 (2014), enunció el estándar actual para determinar si un invento constituye materia elegible para ser patentable. Bajo dicho estándar, el primer paso es 1) determinar si el invento, según se reclama en la patente, se encuentra dentro de una de las categorías de materia no elegible para obtener una patente (i.e., determinar si el invento reclama una ley de la naturaleza, un fenómeno natural o una idea abstracta). De ser así, el segundo paso es 2) determinar si la invención reclamada contiene algún concepto inventivo que transforme la materia no elegible en algo patentable. Bajo este segundo paso se considera, por ejemplo, si el invento constituye una mejora sobre el campo en cuestión.
Desde que se decidió Alice, tanto los tribunales de Estados Unidos como la USPTO se han basado en el estándar enunciado en dicho caso para invalidar, en el caso el primero, o rechazar solicitudes de patentes en el caso del segundo. Muchos expertos en el campo de patentes son del criterio de que el estándar enunciado en Alice no es muy claro; y que el mismo crea incertidumbre en cuanto a si una invención es patentable o no.
En atención a ello, la USPTO ha decidido implementar programas y/o medidas para disminuir la incertidumbre creada por Alice en el campo de patentes. Un programa es el conocido como Programa Piloto de Respuesta Diferida de Elegibilidad («Deferred Subject Matter Eligibility Response»). Este programa tiene como objetivo estudiar si el proceso de examen de solicitudes de patentes se puede hacer más eficiente, y si se puede mejorar la calidad de las patentes, posponiendo la determinación de materia elegible hasta que se haya determinado que el invento cumple con los demás requisitos de patentabilidad. La mayoría de las solicitudes de patentes son rechazadas bajo el fundamento de que el invento es obvio en vista de las referencias citadas por el examinador. Esto sugiere que no hay razón para que se determine la elegibilidad de la materia si el solicitante no puede superar la obviedad.
Además, la USPTO ha decidió revisar las guías sobre cómo los examinadores de patentes deben determinar la elegibilidad de la materia. Se espera que la revisión de las guías tenga el efecto de disminuir el número de rechazos basados en materia no-elegible. Por último, la USPTO ha entablado un diálogo con las oficinas de patentes de Europa, Japón, China y Corea para evaluar cómo es que estas oficinas atienden el asunto de materia elegible para obtener patente.
En fin, las medidas que ha tomado la USPTO en este tema ayudarán a que las determinaciones de materia elegible sean mucho más claras, predecibles, y que se hagan de manera consistente. Esto le dará más certeza al proceso y ayudará a los profesionales en el campo de patentes a poder asesorar mejor a sus clientes. Asimismo, dicha certeza ayudará también a los inventores a poder atraer inversores lo que tendrá el efecto de promover la innovación, una de las razones de ser de la propiedad intelectual.
