Por Eileen McDermott
Las primeras cuatro decisiones sobre denegación discrecional de la institución bajo los EE.UU. El viernes 16 de mayo se publicó el proceso provisional recientemente implementado para la gestión de la carga de la Corte de Pruebas y Apelaciones de Patentes y la Oficina de Marcas (USPTO).
La Oficina anunció a finales de marzo que el director interino de la USPTO, Coke, Morgan Stewart, asumiría taking overlas solicitudes de denegación discrecional de los procedimientos de revisión inter partes o revisión de post-subsidio (PGR) bajo un nuevo proceso bifurcado. Ese anuncio se produjo un mes después de que Stewart rescindiera el exdirector de la USPTO Kathi Vidal. Procedimiento Interino para Denegaciones Discrecionales en AIA Post-Grant Proceedings con Litigation para Plallel District Court. El memo de Vidal restó importancia a una amplia aplicación de Apple Inc. v. Fintiv, Inc. y los seis factores esbozados en esa decisión precedente, que el PTAB considera para determinar si se inicia un procedimiento posterior al pago cuando hay litigios paralelos en los tribunales de distrito.
Pero el anuncio de Stewarts en febrero de rescindir ese memo dijo que las partes en procedimientos posteriores a la concesión deberían referirse a [PTAB] precedente de orientación, incluyendo Apple Inc. v. Fintiv, Inc., IPR2020-00019, Paper 11 (PTAB Mar. 20, 2020) (precedente) y Sotera Wireless, Inc. v. Masimo Corp., IPR2020-01019, Paper 12 (PTAB Dic. 1, 2020) (precedencia en cuanto a . II.A). Añadió: En la medida en que cualquier otra decisión de revisión del PTAB o Director se basa en el Memorándum, las partes de esas decisiones basadas en el Memorándum no serán vinculantes o persuasivas para el PTAB.
Bajo el procedimiento provisional de Stewart, el Director consultará con al menos tres jueces del PTAB y determinará si es conveniente negar discrecionalmente la institución del IPR o de la PGR. Si la denegación discrecional es apropiada, el Director emitirá una institución que deniegue. Si la denegación discrecional es inapropiada, el Director emitirá una decisión sobre la cuestión discrecional de la denegación y remitirá la petición a un panel de tres miembros de la PTAB asignado de conformidad con el Procedimiento Operativo Estándar (SOP) 1 (Rev. 16). A partir de ese momento, el panel de tres miembros asignado se encargará del caso en el curso normal, comenzando con una decisión sobre la institución basada en el fondo y otras consideraciones legales no discrecionales.
En las cuatro primeras decisiones, el Director dictaminó que dos de las solicitudes de denegación discrecional estaban justificadas y dos no.
En Twitch Interactive, Inc. v. Razdog Holdings LLC, Stewart, explicó que la solicitud se basó principalmente en un proceso paralelo de la corte de distrito en el Distrito Norte de California que no tenía una fecha programada para el juicio. El peticionario citó estadísticas que muestran que la fecha de prueba más temprana es probable que sea febrero de 2027, lo que sería significativamente después de la fecha prevista de decisión final escrita del 30 de julio de 2026. El peticionario también presentó pruebas convincentes de que era probable que se concediera una suspensión. Por lo tanto, la solicitud de denegación discrecional fue finalmente denegada.
En Amazon.com v. NLGiken, Inc., Stewart también encontró que la negación era inapropiada basada en consideraciones de tiempo. La fecha programada para el juicio en el caso de la corte de distrito es el 22 de junio de 2026, pero las estadísticas de tiempo a juicio sugieren que el juicio no comenzaría hasta diciembre de 2026. Dado que la fecha prevista de Decisión Escrita Final es el 30 de junio de 2026, se denegó la denegación discrecional.
En Arm Ltd. y Mediattek, Inc. c. Daedalus Prime LLC, por el contrario, el Director determinó que el tiempo de prueba sería entre marzo y mayo de 2026 y se proyectó que el FWD en el API sería junio de 2026. Como tal, es poco probable que una decisión firme por escrito en este procedimiento se emita antes de que se celebre un juicio en la corte de distrito, dijo la decisión.
Finalmente, en Ericsson y Verizon Wireless v. Procomm International, la solicitud de denegación discrecional de una petición de DPI fue concedida porque la fecha del juicio en el litigio relacionado de la corte de distrito precederá a la fecha prevista de la emisión final por escrito en este procedimiento por nueve meses. Mientras que el peticionario dijo que esperó casi un año para presentar la petición de DPI debido a las alegaciones de infracción modificadas del propietario de la patente, Stewart dijo que el peticionario no explicó suficientemente la naturaleza de esas enmiendas propuestas y cómo impactaron el momento de la Petición.
James Carmichael, de Carmichael IP, quien actuó para Procomm, dijo en una declaración enviada a IPWatchdog que es notable que las cuatro decisiones del Director discuten la fecha esperada del juicio de la Corte de Distrito versus la fecha esperada de una Decisión Escrita Final de la PTAB, pero señaló que las decisiones abordaron otros factores también y tomaron dolores para enfatizar las determinaciones se basaron en una evaluación holística de todas las pruebas y argumentos presentados.
Carmichael dijo que su firma está agradecida de ver al director interino Stewart tomando un enfoque tan cuidadoso en la implementación de este nuevo proceso y que "tomado", las cuatro decisiones nos recuerdan que Inter Partes Review estaba destinado como una alternativa a los litigios, no como una segunda mordisco en la manzana para los infractores acusados que pueden haber perdido ya en la corte.
Es probable que en las próximas semanas se dicten decisiones adicionales en el marco del proceso provisional.
