El Director John A. Squires y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) están implementando un nuevo “Programa Piloto de Conjunto de Reclamaciones Realizantes” (p. 1) diseñado para probar los efectos de los conjuntos de reclamaciones limitadas en la eficiencia del examen. De acuerdo con el aviso que se publicará en el Registro Federal el 27 de octubre, el objetivo declarado de la agencia es “evaluar cómo tener un número limitado de reclamos bajo la evidencia de impactos y la calidad del examen” (NoticeNote, p. 1).
Para los solicitantes de patentes que cumplen con los requisitos específicos del programa, el beneficio principal es el potencial para el “examen acelerado” (p. 1). Las solicitudes aceptadas en el piloto “se adelantarán fuera de turno (es decir, se otorgará el estatus especial) para su examen hasta que se emita una primera acción de la Oficina” (p. 1). Esta iniciativa parece tener como objetivo probar un método “para mejorar los esfuerzos para reducir el inventario y la pendencia de la USPTO” (p. 1).
Requisitos básicos para la participación
La participación no está abierta a todas las aplicaciones. Se limita a “original (no-reedición), no continua, aplicación de utilidades” (p. 3) que fueron “presentados bajo 35 U.S.C. 111(a) antes [27 de octubre de 2025]” (pp. 3-4). “Las solicitudes de etapa nacional presentadas bajo 35 U.S.C. 371 no son elegibles” (p. 3). Esto indica que la nueva ruta está diseñada solo para solicitudes actualmente pendientes, a menos que un solicitante presente este fin de semana.
Para calificar, una solicitud debe cumplir con varios requisitos estrictos.
Límites de reclamación: La solicitud debe contener “no más de una reclamación independiente, no más de diez reclamaciones totales, [y] ninguna reclamación dependiente múltiple” (p. 5).
Formato de dependencia: El programa exige un formato de dependencia específico. Todas las reivindicaciones dependientes “deben referirse a una reclamación anterior” e “incluyen todas las limitaciones de la reivindicación anterior a la que se hace referencia” (p. 6). La referencia "debe aparecer en el preámbulo" y la reivindicación "debe dirigirse a la misma clase legal de invención que la reivindicación independiente" (p. 6). Por ejemplo, el aviso de la USPTO aclara que si la reclamación 1 es un widget, una reclamación que recita “Un método de producción del widget de la reivindicación 1” no cumpliría porque no está en la misma clase legal (p. 7).
Enmiendas preliminares: Los solicitantes pueden cumplir con estos requisitos de reclamo presentando una enmienda preliminar “antes o con la petición para hacer especial” (p. 5).
Límites de inventores: El programa pone un límite a los inventores prolíficos. Un solicitante debe certificar que “ningún inventor o inventor conjunto ha sido nombrado como el inventor o inventor conjunto en más de tres solicitudes no provisionales” que hayan presentado una petición para este programa (pp. 3, 8).
Formulario y Tarifas: La petición debe ser presentada utilizando el Formulario PTO/SB/472 (p. 5) y ser “acompañada por la tarifa establecida en 37 CFR 1.17(h)” (p. 4). Esta tarifa de petición es de $ 150 para una entidad estándar, $ 60 para una entidad pequeña o $ 30 para una microentidad.
Mandatos de procedimiento: La petición debe presentarse electrónicamente (p. 7), y la solicitud en sí debe haber sido presentada utilizando el formato DOCX (pp. 7-8). Los solicitantes también deben rescindir cualquier solicitud de no publicación (p. 7).
El proceso y sus limitaciones
Se debe presentar una petición “antes de la emisión de una primera acción de la Oficina, incluido un requisito de restricción por escrito” (pp. 3, 5). La USPTO advierte a los solicitantes que no presenten una petición para una solicitud “que ya está entre en dos a un examinador” (p. 3). La agencia afirma que “generalmente desestimará una petición” si la solicitud se presenta cuando la petición se toma para la decisión (pp. 3, 5, 8).
Si se acepta una solicitud, se coloca en el expediente especial de un examinador (p. 8). Este estatus especial es finito. “Después de la primera acción de Office”, la solicitud “ya no será tratada como especial durante el examen” (pp. 4, 8).
La USPTO “anticipa menos requisitos de restricción” en este programa (p. 9). Si es necesaria una restricción, el examinador primero intentará la “práctica de restricción telefónica” (p. 9). Si el solicitante no hace una elección, se enviará por correo un “requisito de restricción por escrito” (p. 10), y ese documento “se consideraría la “acción de la primera oficina” (p. 10). Esto significa que el estatus especial terminaría al emitir una restricción por escrito (p. 10).
Una vez en el programa, los solicitantes deben cumplir con los límites de reclamo. Un examinador “puede rechazar la entrada de cualquier enmienda” que resulte en más de una reclamación independiente, más de diez reclamaciones totales o una reclamación dependiente múltiple (p. 5).
Análisis: Beneficios, desafíos y riesgos
El programa ofrece un claro beneficio: una primera acción más rápida de Office para los solicitantes con una única invención enfocada. Esto podría ser valioso para los propietarios de P.I. que buscan una evaluación inicial rápida de la USPTO. Para la agencia, es un esfuerzo de recopilación de datos para ver si estas limitaciones “reducen el inventario y la pendencia de la USPTO” (p. 1).
El límite de reclamación 1/10 es una restricción significativa, que requiere que los solicitantes sacrifiquen la amplitud de la reclamación por la velocidad. El “límite de inventor” significa que los solicitantes con inventores prolíficos deben seleccionar estratégicamente qué solicitudes (hasta cuatro) usarán el programa (p. 8).
El requisito de que la solicitud debe haber sido “en cumplimiento con los requisitos de la USPTO para su presentación en formato DOCX en el momento en que se presentó la solicitud” (pp. 7-8) puede excluir muchas solicitudes del retraso existente que se presentaron antes de que DOCX fuera obligatorio.
Los profesionales de la patente deben considerar los riesgos de procedimiento y estratégicos.
Riesgo de despido: El riesgo más inmediato es financiero. La petición debe ser presentada antes de que se presente una solicitud (pp. 3, 5). La USPTO “no reembolsará la tarifa de petición de 37 CFR 1.17(h) si no se acepta una solicitud en el programa piloto” (pp. 8-9). Esto incluye “ocurrencias en las que se desestima la petición porque la solicitud ha sido presentada a un examinador” (p. 9). Asegúrese de verificar el estado de ese caso antes de presentar una petición.
Riesgo de enmienda preliminar: Si un solicitante presenta una enmienda preliminar para cumplir con el límite de reclamo 1/10, la “entrada de dicha enmienda preliminar no dependerá de la concesión de la petición” (p. 3). Por lo tanto, un solicitante podría presentar una enmienda que reduzca permanentemente la reclamación establecida, que la petición se deniegue y se quede con las reclamaciones más estrechas en la cola de examen normal.
Duración limitada: El estado acelerado es temporal. Se evapora “después de la primera acción de Office” (p. 8). Esto no es un equivalente de “Pista Uno” para toda la acusación.
Sin retiro: El aviso especifica “No hay provisión para la retirada del programa piloto” (p. 11).
Duración del programa y perspectivas
Este es un programa temporal. Está programado para ejecutarse durante doce meses o “hasta que cada Centro de Tecnología que examina las aplicaciones de utilidad haya sido documentado al menos aproximadamente 200 aplicaciones aceptadas en el programa piloto, lo que ocurra primero” (pp. 1-2, 9). La USPTO “puede, a su entera discreción, terminar el programa piloto por cualquier motivo” (p. 2).
La USPTO tiene la intención de “recopilar datos sobre la progresión de las aplicaciones aceptadas en el programa piloto” (p. 12) para “evaluar los resultados” (p. 12).
Para los abogados de patentes e inventores, este piloto presenta una elección estratégica: sopesar el beneficio significativo de una primera acción acelerada contra las estrictas limitaciones de la reclamación y el riesgo financiero de una petición no reembolsable y desestimada.
El requisito de que la solicitud se presente antes de que se publique el aviso del Registro Federal parece contradictorio para los desarrolladores de carteras grandes y pequeños. Aún así, los solicitantes y representantes con solicitudes pendientes deben considerar si presentar una petición y (en muchos casos) una enmienda preliminar. Una pequeña entidad que paga $ 60 para ingresar se siente menos arriesgada, pero la discreción draconiana de tomarlo o dejarla asustará a muchos solicitantes pendientes de patente de este programa piloto.
El tiempo dirá si un programa de este tipo gana tracción y, en última instancia, ayuda a reducir el retraso.
