El máximo tribunal concluyó que el signo “B S N” posee suficiente distintividad y que su configuración gráfica, los distintos mercados de los productos y el acuerdo de coexistencia descartaban una posible confusión con la marca BSN Medical.
La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido por Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited y ordenó conceder el registro de la marca mixta “B S N” y etiqueta para productos de la clase 5, al estimar que el Tribunal de Propiedad Industrial omitió ponderar antecedentes relevantes sobre la distintividad del signo, su coexistencia pacífica con la marca invocada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y la inexistencia de riesgo de confusión para los consumidores.
La solicitante recurrió de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó el fallo de primer grado, por el cual se rechazó parcialmente el registro de la marca mixta “B S N” y etiqueta, consistente en una figura de fantasía formada por tres hexágonos, cada uno con una letra que forma la expresión BSN, rodeada de trazos curvos y en colores blanco y negro. El registro había sido concedido únicamente para las clases 30 y 32, rechazándose para productos de la clase 5.
En su recurso, la solicitante denunció infracción al artículo 16 de la Ley N°19.039, relativo a la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Sostuvo que los sentenciadores omitieron valorar antecedentes trascendentes, como el registro y uso previo de la marca solicitada desde 2011 en múltiples países, lo que habría permitido identificar particularmente sus productos gracias al carácter distintivo del signo.
La recurrente también alegó que el tribunal omitió ponderar la coexistencia de las marcas BSN Medical, del tercero citado por INAPI, con la marca de Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited en el mercado y en el ámbito de registro pretendido, lo que demostraría una suficiente diferenciación entre los signos en conflicto. Asimismo, reprochó que no se considerara el acuerdo de coexistencia pacífica celebrado respecto de las marcas BSN de la solicitante y BSN Medical del tercero, quien no formuló oposición a la solicitud ni cuestionó dicho convenio.
A juicio de la recurrente, el Tribunal realizó un análisis meramente abstracto del eventual riesgo de confusión entre los consumidores, sin apoyarse en los antecedentes concretos incorporados al procedimiento. Como segundo error de derecho, denunció la aplicación infundada de las causales de irregistrabilidad previstas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N°19.039, solicitando que se invalidara la sentencia impugnada y se dictara una de reemplazo que aceptara íntegramente el registro de la marca mixta “B S N” para todos los productos de las clases 5, 30 y 32.
La Corte Suprema tuvo presente que Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited solicitó el registro de la marca mixta “B S N” para productos de las clases 5, 30 y 32, sin que se formulara oposición por terceros. Sin embargo, el INAPI formuló observaciones de fondo, invocando las causales de irregistrabilidad de los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N°19.039, por estimar que el signo presentaba igualdad o semejanza gráfica o fonética susceptible de inducir a error o engaño con la marca BSN Medical en la clase 5.
La sentencia de primer grado, sobre la base de esas observaciones, rechazó el registro para la clase 5 y accedió parcialmente a la solicitud para las clases 30 y 32. Respecto del acuerdo de coexistencia incorporado durante el proceso, estimó que no lograba desvirtuar la aplicación de las causales de irregistrabilidad, pues dichas normas buscan proteger a los consumidores. Apelada la decisión, el Tribunal confirmó lo resuelto, compartiendo las conclusiones sobre las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos, que, a su juicio, podían inducir a confusión, error o engaño por insuficiente diferenciación.
La Corte Suprema recordó que, en un procedimiento basado en observaciones de fondo formuladas por INAPI, debe atenderse a los requisitos de las hipótesis de prohibición invocadas. Para ello, corresponde analizar comparativamente las marcas conforme a los paradigmas del derecho marcario, considerando factores como la apreciación global del signo, la primera impresión que genera en el público consumidor y el elemento relevante o principal. Además, debe examinarse la relación de coberturas, lo que exige considerar no solo la clase para la cual se solicita el registro, sino también la descripción específica de los productos o servicios amparados por los signos enfrentados.
En el caso concreto, el máximo Tribunal destacó que la oposición al registro provenía únicamente de las observaciones de fondo formuladas por INAPI, fundadas en una presunta igualdad o semejanza gráfica o fonética con la marca BSN Medical, exclusivamente respecto de la clase 5. Por ello, la inducción a error o engaño constituía el presupuesto central de la decisión reclamada.
Sobre ese punto, la Corte sostuvo que el análisis de los jueces de fondo se restringió al elemento denominativo común “BSN”, sin considerar el carácter mixto del signo solicitado ni su configuración gráfica, elementos que, apreciados en conjunto, permitían distinguir adecuadamente ambas marcas.
El fallo también relevó el posicionamiento comercial, la distinta finalidad y los diferentes destinatarios de los productos. En ese sentido, observó que el titular de la marca invocada por INAPI para fundar sus observaciones no formuló oposición al registro solicitado, lo que ya resultaba indicativo de una suficiente distinción entre las marcas involucradas.
Sin perjuicio de ello, la Corte agregó que en el expediente se incorporó un acuerdo de coexistencia celebrado entre la solicitante y el titular de los registros fundantes del rechazo. En dicho convenio, este último declaró expresamente que el registro y uso de la marca “B S N” no le generaba perjuicio ni afectaba sus derechos, atendida la diferente naturaleza de los productos y mercados respectivos.
El máximo Tribunal precisó que la marca solicitada se refiere a suplementos alimenticios destinados a atletas o aficionados de la halterofilia y el fisicoculturismo, mientras que la marca invocada en la observación de fondo dice relación con productos médicos vinculados a terapia de compresión, cuidado de heridas y ortopedia.
La Corte tuvo presente que dicho acuerdo no fue controvertido por ninguna de las partes y constituía un antecedente probatorio relevante, pues daba cuenta de la percepción del propio titular del registro previo respecto de la inexistencia del riesgo de confusión alegado. Añadió que esa percepción encontraba sustento en la coexistencia efectiva y prolongada de ambas marcas en diversos países, incluso para productos de la clase 5, sin que ello hubiera motivado modificación alguna del acuerdo, lo que demostraba una coexistencia pacífica en el mercado basada en una diferenciación efectiva entre los signos.
Pese a lo anterior, los sentenciadores no realizaron una ponderación efectiva de ese antecedente ni de su sustrato empírico, limitándose a referir de manera abstracta la preocupación por los consumidores, sin analizar su contenido, alcance o valor probatorio. Para la Corte Suprema, esa omisión configuró una infracción directa al artículo 16 de la Ley N°19.039, que impone a los jueces el deber de apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.
El fallo sostuvo que esa falta de ponderación impedía reconstruir el razonamiento lógico seguido para afirmar la concurrencia de las causales de irregistrabilidad invocadas, privando a la sentencia de la debida fundamentación racional y dificultando el control efectivo de la decisión.
La Corte concluyó que los errores de derecho denunciados influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que condujeron al rechazo del registro solicitado en la clase 5 sobre la base de una configuración improcedente de las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N°19.039. A juicio del máximo Tribunal, no se configuraba un riesgo de confusión, error o engaño respecto del origen empresarial de los productos que se pretendía distinguir.
Por estas razones, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo, anuló la sentencia y dictó sentencia de reemplazo.
En ésta el máximo Tribunal sostuvo que la marca mixta “B S N”, solicitada por Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited para productos de la clase 5, constituye un conjunto marcario compuesto por elementos que le otorgan fisonomía propia. Señaló que se trata de un signo distintivo, capaz de cumplir la función propia de una marca, esto es, identificar productos o servicios con un origen empresarial determinado, presentando suficiente distintividad para singularizarse frente a otros operadores del mercado y resultar reconocible para los consumidores.
En consecuencia, la Corte estimó que la marca solicitada reúne los requisitos del artículo 19 de la Ley N°19.039, especialmente el de distintividad, y que no incurre en las causales de irregistrabilidad aplicadas por el tribunal a quo.
Sobre esa base, revocó la sentencia en cuanto rechazó el registro de la marca mixta “B S N” para productos de la clase 5 y, en su lugar, otorgó el registro del signo, con protección al conjunto, para dicha clase, confirmando la decisión en todo lo demás.
