Equipo Actualidad Jurídica
Cuando una sentencia descansa en dos o más fundamentos independientes y autónomos, cada uno de los cuales es suficiente para sostener por sí solo lo decidido, el recurso debe atacar todos y cada uno de ellos.
La Corte Suprema, en causa Rol N°69.534-2021, rechazó el 8 de septiembre el recurso de casación en el fondo interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI), Rol N°1903-2019. Esa decisión había confirmado íntegramente la resolución de la Directora Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), de 12 de julio de 2019, que rechazó la solicitud de patente de invención N°2139-2013, relativa a una composición pesticida.
El procedimiento se originó con la solicitud de patente titulada “Composición pesticida que comprende azufre, al menos un insecticida y al menos un excipiente”. INAPI rechazó la petición y esa determinación fue posteriormente apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial, que la confirmó en todas sus partes. El solicitante recurrió entonces de casación en el fondo ante la Corte Suprema.
La sentencia del TDPI había sustentado el rechazo en dos fundamentos independientes. El principal fue la falta de suficiencia técnica de la Memoria Descriptiva, conforme al artículo 31 en relación con el artículo 43 bis de la Ley N°19.039. Subsidiariamente, el tribunal consideró que la invención carecía del nivel inventivo exigido por el artículo 35 del mismo cuerpo legal.
Respecto del primer fundamento, tanto INAPI como el TDPI concluyeron que la Memoria Descriptiva acompañada no correspondía con la invención reivindicada, debido a que sus ejemplos no incluían insecticidas, sino que se referían a acaricidas. La Corte Suprema consignó que esa conclusión fue compartida por los peritos de primera y segunda instancia, sin contradicción entre ambos informes sobre este punto.
El fallo agregó que la copia de la solicitud internacional PCT presentada originalmente sí habría correspondido con el pliego de reivindicaciones presentado en Chile. Sin embargo, fue acompañada en idioma inglés, incumpliendo el artículo 15 del Reglamento de la Ley N°19.039, que exige que las solicitudes de derechos de propiedad industrial sean presentadas traducidas al español.
Al recurrir de casación, el solicitante cuestionó principalmente el análisis relativo al nivel inventivo. En un primer capítulo denunció infracción del artículo 16 de la Ley N°19.039, sosteniendo que el TDPI no había apreciado correctamente la prueba conforme a la sana crítica y que omitió antecedentes relativos a las diferencias entre la invención y los documentos del estado del arte identificados como D1 a D10.
También cuestionó que no se hubiera considerado adecuadamente un extracto del Informe de Búsqueda Internacional correspondiente a la solicitud PCT N°PCT/IN2012/000066. A ello sumó que la patente había sido concedida en distintas jurisdicciones extranjeras, antecedente que, a su juicio, debía ser considerado al analizar la novedad y el carácter inventivo de la solicitud.
En un segundo capítulo, denunció infracción de los artículos 32 y 35 de la Ley N°19.039. Alegó que el análisis del nivel inventivo había sido efectuado retrospectivamente, teniendo a la vista la propia invención, y que se había examinado solo una parte de ella en lugar de considerarla en su conjunto. Nuevamente invocó la concesión de la patente en otras jurisdicciones.
La Corte Suprema situó la cuestión decisiva en un punto anterior. Advirtió que esos cuestionamientos estaban dirigidos contra el fundamento subsidiario relativo a la ausencia de nivel inventivo, pero el recurso no denunció infracción de los artículos 31 y 43 bis de la Ley N°19.039, que sustentaban el rechazo por falta de suficiencia técnica.
La Segunda Sala explicó que, cuando una sentencia descansa en dos o más fundamentos independientes y cada uno resulta suficiente para sostener lo decidido, el recurso debe impugnar todos ellos. De este modo, aun cuando prosperaran los cuestionamientos formulados contra la determinación sobre nivel inventivo, subsistiría el fundamento relativo a la falta de suficiencia técnica y el rechazo de la patente no podría modificarse.
La Suprema examinó, a mayor abundamiento, los restantes cuestionamientos y descartó una vulneración del artículo 16 de la Ley N°19.039. Señaló que el TDPI sí había considerado la prueba pericial de ambas instancias y que los peritos coincidieron en que la Memoria Descriptiva no correspondía con la invención reivindicada y en que no se habían demostrado efectos sinérgicos mediante resultados experimentales para las combinaciones de insecticida y azufre.
Respecto de las patentes concedidas en el extranjero, la Corte Suprema precisó que ese antecedente no constituye una máxima de la experiencia que obligara al tribunal chileno a arribar a la misma conclusión. Explicó que las patentes se rigen por el principio de territorialidad y que su concesión en otras jurisdicciones deriva de la aplicación de ordenamientos jurídicos distintos, por autoridades diferentes y sobre antecedentes que pueden no coincidir con los presentados ante INAPI.
La Corte tampoco advirtió que el TDPI hubiera aplicado retrospectivamente el estándar de nivel inventivo o examinado solo una parte de la invención. Según la sentencia, el análisis consideró los documentos del estado del arte existentes al momento de presentarse la solicitud y evaluó la composición pesticida reivindicada en su conjunto.
En consecuencia, la Segunda Sala rechazó el recurso de casación en el fondo.
Corte Suprema Rol N°69.534-2021
origen: https://actualidadjuridica.doe.cl/corte-suprema-confirma-rechazo-de-patente-de-composicion-pesticida-por-deficiencias-en-su-memoria-descriptiva/
