Multinacional apeló el fallo ante Corte Suprema.
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La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal, con asiento en la ciudad de Buenos Aires,
en una sentencia, notificada en el mes de Diciembre de 2015,
rechazó la demanda iniciada por la multinacional
biotecnológica Monsanto en la cual solicitaba el patentamiento de las semillas transgénicas que produce y la
declaración de inconstitucionalidad del art. 6 del decreto
reglamentario 260/96 que establece que no se considerará materia
patentable a las plantas, los animales y los procedimientos
esencialmente biológicos.
El 8 de febrero de 1995
Monsanto presentó ante el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial (INPI), organismo estatal encargado de registrar
las patentes por invenciones con aplicación industrial, una solicitud de patente por la cual
reivindicaba - según la empresa - tres inventos: a) un
método para producir una planta transgénica; b) moléculas de
ADN recombinante de doble cadena que habrían de ser
incorporadas a las plantas para su transformación; y c)
células vegetales modificadas por tales moléculas.
El INPI rechazó la
solicitud de Monsanto por considerar que la misma era
improcedente atento a que la molécula de ADN recombinante y
las células modificadas no constituyen una invención porque
son materia viva y preexistente en la naturaleza, o bien,
"material biológico y genético o su réplica" tal como prevé
la ley de patentes. Asimismo el INPI consideró que ese
material genético tiene la aptitud de generar una planta
completa, lo cual el decreto reglamentario 290/06 excluye
expresamente la patentabilidad.
Ante la decisión
administrativa, Monsanto en el año 2007 recurrió a la justicia
federal solicitando la nulidad de la resolución
administrativa del INPI y la declaración de
inconstitucionalidad del art 6 del decreto reglamentario
290/06. En primera instancia la justicia fallo a favor de
Monsanto, pero esa decisión judicial fue apelada por el INPI
que motivó el fallo de la Cámara Federal en lo Civil y
Comercial revocandola.
La Cámara fue contundente
en el rechazo, señalando que la
molécula de ADN recombinante, las células vegetales
transformadas por ella y las plantas generadas a partir de
estas últimas incluidas en la solicitud, es materia no
incluida en el amparo que brinda el sistema de patentes, por
no cumplir las previsiones establecidas en la ley.
El tribunal consideró
que cualquier aporte técnico que se realice en el campo de la biotecnología y que tenga aplicación industrial no
necesariamente es patentable, ya que la mera innovación no
es equiparable a la inventiva, pues se nos presenta solo una
una modificación de la materia ya existente en la naturaleza
que no constituye creación humana alguna, requisito esencial
para la procedencia del patentamiento previsto en la
legislación.
En efecto,
- cita la cámara- ,
la
Ley de patentes 24.481 en su art. 4 establece que serán
patentables las invenciones de productos o procedimientos,
siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y
sean susceptibles de aplicación industrial.
"Debe
hacerse
hincapié en que el material que es objeto de la mejora
proviene de la naturaleza y tiene propiedades y funciones
-las más importantes- totalmente ajenas a la labor del
innovador (v.gr. en los genes, la codificación de una
proteína determinada; en las células, la aptitud de
reproducirse de un determinado modo; en las semillas, la
fuerza generativa, etc.). Es discutible que el obtentor
pueda patentar todo el material por el sólo hecho de haberlo
modificado; como indiscutible que el autor de una obra
literaria no deviene en propietario del lenguaje empleado en
ella por haberla registrado."
Sala III de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
"Monsanto Technology LLC c/ Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente "
Se sostiene en la
resolución judicial que las decisiones del INPI rechazando el
pedio de patentes de Monsanto
constituyen actos administrativos válidos, por lo que
rechaza la impugnación de inconstitucionalidad y nulidad de
la multinacional, ya que no advierte que se vulnere el
principio establecido en el art. 31 de la Constitución
nacional, toda vez que la norma cuya supremacía invoca la
empresa -art. 27.3 del ADPIC- es la que,
precisamente, permite el sistema de protección sui generis
que se da con el cobro de un arancel previsto en la ley de
patentes, sin exigir aquella que la innovación amparada de
ese modo sea, al mismo tiempo, declarada patentable en la
legislación interna del país miembro; y en lo que hace al
derecho interno, ni el art. 17 de la CN. ni la Ley 24.481
autorizan a patentar el material incluido en la solicitud.
Con una claridad meridiana y en lo que
hace el centro de la motivación del rechazo al pedido de
patente de Monsanto, la cámara señala: que la interpretación
armónica del art. 27.3.b del ADPIC y del art. 2.1. del
Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales (UPOV) aprobado en la República Argentina mediante
la Ley 24.376, autoriza a sostener que el primer cuerpo
normativo permite que los Estados Miembros adopten un sistema
sui generis de protección de las obtenciones vegetales que
los releva de incluirlas en el sistema de patentes,
protección que se completa con la Ley 20.247 de Semillas y
Creaciones Fitogenéticas y su dec. reglamentario nº 2183/91.
La sentencia ya fue apelada por
Monsanto vía recurso extraordinario, pues al tratarse de
una decisión de la ultima instancia ordinaria de la justicia
en la que esta en juego la constitucionalidad de una norma, la misma es
susceptible de ser recurrida ante la Corte Suprema de la Nación.
Con ello se
abre un nuevo marco de contienda, ya que seguramente muchas
organizaciones, asambleas y colectivos que participan en
varias campañas contra los proyectos de ley de semillas que
procuran establecer el patentamiento que Monsanto busca por
el camino judicial, estarán expectantes e interesadas de ser
oídas por el máximo tribunal de la Nación, ya sea como amicus curiae o a través de la implementación de audiencias
publicas,
Como bien se describiera en
"La Argentina,
segun Monsanto"
las empresas agrobiotecnológicas encabezadas
por Monsanto Argentina SAIC, han reclamado históricamente al
Gobierno Argentino, el pago adicional de un canon por el uso
de las semillas transgénicas que aquellas comercializan,
alegando derechos de propiedad intelectual.
Para la
industria biotecnológica no alcanza el pago del arancel que
la ley de semillas prevé, además - con Monsanto a la
cabeza - reclama el pago de un canon adicional, en concepto
de patente.
Por el momento, Monsanto ha
encontrado un obstáculo válido y legal con este fallo
coherente y criterioso de la justicia federal argentina, que
se constituye quizás en uno de los antecedentes mundiales
primigenios en rechazarle a la multinacional norteamericana
su pretensión de patentamiento, vía judicial, de las semillas
transgénicas.
Lo cual es muy importante, resta ahora que sea
confirmado por la Corte Suprema de la Nación, ámbito adonde
se deberá focalizar la atención, sin perjuicio de seguir
reclamando ante el poder político que el actual orden legal
vigente en materia de semillas y patentes (que sostiene la
decisión judicial) permanezca inmutable.
| TEXTO DE LA SENTENCIA | |
Autos : Monsanto Technology LLC c/ Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente - Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal -
Sala: III – 26-nov-2015.
En Buenos Aires, a
los 26 días del mes de noviembre del año dos mil quince,
hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la
Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos
"Monsanto Technology LLC c/ Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", y de
acuerdo al orden de sorteo el doctor Guillermo Alberto
Antelo dijo:
I. La empresa
Monsanto Techonology LLC ("Monsanto"), con domicilio en 800
North Lindbergh Boulevard, Saint Louis Missouri (63167),
Estados Unidos de América, promovió el presente juicio
contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial ("INPI")
reclamando: 1º) la nulidad e inconstitucionalidad de la
Disposición PN 000895 dictada por el Comisario de Patentes
de la Administración Nacional de Patentes ("ANP") del INPI
mediante la cual fue denegada la solicitud de patente P 96
01 01325; 2º) la nulidad de la Disposición P-053 del
Presidente del INPI por la que fue rechazado el recurso de
reconsideración interpuesto contra la denegatoria referida;
3º) la prosecución del trámite de la solicitud; 4º)
subsidiariamente, la inconstitucionalidad del artículo 6 del
Anexo II del decreto 260/96 y de la parte C, Capítulo IV
incisos 2.1.7 de laresolución 243/03 del INPI sobre
Directrices de patentabilidad ("Directrices"). A
continuación resumo la versión de los hechos y los
fundamentos jurídicos que dio en su escrito inicial. 1. El 8
de febrero de 1996 otra firma, Monsanto Company, presentó
ante el INPI la solicitud de patente titulada "EXPRESIÓN DE
LA SACAROSA FOSFORILASA EN VEGETALES" (acta número 335352
después modificada por el número P 96 01 01325) en la cual
reivindicaba tres inventos: a) un método para producir una
planta transgénica; b) moléculas de ADN recombinante de
doble cadena que habrían de ser incorporadas a las plantas
para su transformación; y c) células vegetales modificadas
por tales moléculas.La peticionante invocó la prioridad
prevista en el Convenio de París fijando como fecha el 10 de
febrero de 1995 y acompañó la documentación correspondiente.
Después de la aprobación del examen preliminar, de la
publicación de la solicitud y de las observaciones
formuladas por un tercero basadas en la falta de novedad,
pagó la tasa y pidió que se llevara a cabo el examen técnico
de fondo, el cual fue realizado el 6 de enero de 2000 y
notificado el 8 de febrero de ese año. En él, la autoridad
observó la falta de actividad inventiva y el carácter no
patentable de la materia incluida en la solicitud. Al
contestar la vista pertinente, la empresa limitó la
reivindicación haciendo coincidir su objeto con la patente
norteamericana 5.716.837. El 16 de julio de 2003 Monsanto
Company pidió la transferencia de la solicitud en cuestión a
favor de Monsanto Techonology LLC sobre la base de la cesión
de derechos acordada entre las partes, firma esta última que
-por lo visto- es la demandante en este pleito. El 9 de
marzo de 2004 la cesionaria fue notificada del informe
previo del examinador en el que, a pesar de la modificación
de la solicitud, se reiteraban las objeciones anteriores
agregándose la de falta de claridad del objeto. Al
contestarlo, Monsanto presentó una solicitud de patente
divisional en la que incluyó las reivindicaciones del método
contenidas en el acta "madre"(acta P 04 01 02598).
Finalmente, el INPI
dictó la Disposición PN 000895 rechazando la solicitud.
Contra dicho acto Monsanto interpuso recurso de
reconsideración que fue denegado por la Disposición P-053.
2. En ese contexto, Monsanto inició este pleito con los
argumentos que abrevio así: el Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio ("ADPIC" o "el Acuerdo") le confiere a los países
Miembros la potestad de excluir del sistema de patentes a
las plantas modificadas genéticamente; sin embargo Argentina
no la ejerció ya que la ley 24.425 no veda expresamente esa
posibilidad (fs.247). El gen quimérico no es una sustancia
preexistente en la naturaleza, ni las células vegetales
transformadas por aquél, plantas; por lo tanto, ambos son
patentables (art. 27 inciso 3 del ADPIC). Si se interpreta
que el artículo 6 del decreto reglamentario de la ley 24.481
("Ley de Patentes" o "LP") y la parte C, capítulo IV inciso
2.1.7 de las Directrices prohíben los objetos descriptos en
las reivindicaciones, tales disposiciones son
inconstitucionales por ser contradictorias con normas de
rango superior, es decir, la Ley de Patentes, el ADPIC y la
Constitución nacional (fs. 256 y ss.). Corolario de ello es
que los dos actos administrativos dictados por el INPI son
nulos. 3. Las normas que justifican esa solución son el
artículo 17 de la Constitución nacional, los artículos 23
inciso a) y 25 de la ley 19.549; los artículos 1, 6, inciso
g, y 7, inciso b, de la ley 24.425; el artículo 27.3.b. del
Acuerdo; y el artículo 4 y concordantes de la ley 24.281. La
demandante ofreció prueba, justificó la competencia y la
habilitación de la instancia judicial, planteó el caso
federal, sujetó el trámite del juicio a las disposiciones de
la ley 25.344 y pidió el acogimiento de la acción, con
costas. II. El INPI compareció y contestó la demanda (fs.
301/322). Después de negar los hechos que enumeró en el
capítulo III, apartado b, de su escrito, reconoció la
presentación de la solicitud de la patente que describí en
el considerando anterior, como así también el trámite
subsiguiente y la cesión de los derechos a favor de la firma
actora (capítulo IV, fs. 303). Sin embargo, discrepó de su
contraria en cuanto al enfoque jurídico de la
controversia.Mantuvo las objeciones relevadas en sede
administrativa, es decir, la falta de actividad inventiva,
de claridad y de novedad, y la exclusión del objeto
solicitado del amparo legal que confiere el sistema de
patentes, aunque centró su defensa en las dos primeras y en
la cuarta (fs. 304 y vta. a fs. 309, fs. 309 y vta. a fs.
311 vta., y fs. 319).
Seguidamente
sintetizo los lineamientos de la posición de este litigante.
1. En el informe del examinador sobre el último pliego
reivindicatorio, presentado el 24 de julio de 2004, constan
las razones por las cuales los objetos solicitados eran
deducibles del estado de la técnica al momento de la
prioridad. El 17 de octubre de 2006, otro examinador se
expidió en el mismo sentido que el anterior, a pesar de lo
cual el interesado no salvó el defecto observado al
contestar la vista que le dio el organismo (fs. 308 a fs.
311). 2. Tampoco superó la actora el reparo referido al
hecho de que su innovación está excluida de la protección
que brinda la Ley de Patentes.
En primer lugar, la
molécula de ADN recombinante y las células modificadas no
constituyen una invención porque son materia viva y
preexistente en la naturaleza, en los términos del artículo
6 de la ley 24.481, o bien, "material biológico y genético o
su réplica" tal como prevé el artículo 7, inciso b) del
mismo cuerpo legal (fs. 304/305 y vta.). Por otro lado, ese
material genético tiene la aptitud de generar una planta
completa; y como el artículo 27.2 del ADPIC faculta a los
países miembros a declarar no patentables a las plantas, la
decisión del INPI es legítima porque se sustenta en el
artículo 6 del Anexo II del decreto 260/96 y en las
Directrices, normas estas que representan el ejercicio de
dicha facultad (fs.305/307 y vta.). En tercer lugar, el
rechazo de la solicitud no significa negarle a Monsanto la
protección legal que merece porque su aporte tecnológico
descripto en sus reivindicaciones está amparado por la ley
20.247 de Semillas y Creaciones Citogenéticas -reglamentada
por el decreto 2183/91 y el Convenio UPOV -Acta 1978- (fs.
307 y vta., fs. 308 y fs. 319 y vta.). 3. Por lo expuesto,
las normas cuestionadas por Monsanto son constitucionales y
las dos Disposiciones dictadas en su consecuencia, legítimas
(fs. 313/319 y vta.). El demandado ofreció prueba, hizo
reserva del caso federal y solicitó el rechazo de la
demanda, con costas. A todo evento pidió que, en caso de ser
vencida, las costas fueran distribuidas por su orden.
III. El señor juez
de primera instancia admitió la demanda, dejó sin efecto la
Disposición PN 000895 de la ANP y la resolución P-053 del
Presidente del INPI, y ordenó continuar con el trámite
originado en el acta nº 96 01 01325 distribuyendo las costas
por su orden (fs. 625/630). Con apoyo en el dictamen del
perito bioquímico designado en la causa, el magistrado
estimó que la molécula de ADN recombinante, las células
vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a
partir de estas últimas incluidas en la solicitud no eran
materia preexistente en la naturaleza al 10 de febrero de
2005, ni constituían una obviedad desde el punto de vista
científico (considerando 3, fs. 628 y vta.). Ambas
circunstancias, sostuvieron, las hacía patentables. Agregó
el a quo otra razón a favor de la actora: las plantas y las
células que las componían debían ser consideradas "productos
microbiológicos" o, en todo caso, "microorganismos", lo que
obstaba a que fueran excluidos del amparo que brinda la LP (fs.
629, segundo y cuarto párrafo). Sentado lo anterior, juzgó
que las Directrices y el artículo 6 del decreto 260/96 eran
inconstitucionales al contradecir el espíritu de la norma
reglamentada (considerando 4, fs. 628 y vta. a fs.629 y
vta.). En consecuencia de ello, concluyó que los actos
impugnados eran nulos y que, por ende, la demanda debía ser
acogida en los términos sintetizados en el primer párrafo de
este considerando.
IV. La sentencia fue
apelada por el INPI (fs. 636 y auto de concesión de fs. 639)
y por el Fiscal General (fs. 631 y auto de fs. 632). El
primero, expresó agravios a fs. 678/703, mientras que el
Fiscal de Cámara intervino a fs. 655 y vta. -en virtud de lo
ordenado a fs. 654- y a fs. 760/760 y vta., sin mantener la
apelación (ver fs. 756). El traslado dispuesto a fs. 704 fue
contestado por la actora a fs. 712/730. El recurso de r
eposición deducido por dicha parte a fs. 708/710 y vta. fue
desestimado a fs. 732. Las denuncias y las excusaciones
formuladas por los funcionarios y representantes del Estado
Nacional contra todos los jueces de esta Cámara con motivo
de la intervención de éstos en las causas nº 6413/12 "Grupo
Clarín S.A." (Ley de medios) de la Sala I; nº 285/12 "Grupo
Clarín y otros s/apelación resol. Comisión de Defensa de la
Competencia"; nº 6732/12 "AMI Cable Holding Ltd. Y otros
s/incidente de recusación con causa (en autos principales nº
2054/10) y nº 4573/12 "Sociedad Rural Argentina c/Estado
Nacional -Poder Ejecutivo Nacional s/acción meramente
declarativa", obligaron a la excusación de fs. 733 en virtud
de la cual fue dejado sin efecto el llamamiento de autos y
cumplido con el trámite previsto en la ley procesal (fs.
734, excusación de fs. 740 y fs. 741/748 y resolución de fs.
749 a fs. 750 y vta.). Después de quedar definidos el
Tribunal y el plazo para resolver (fs. 764, fs. 765 y fs.
767/767 y vta.), fue ordenada la medida para mejor proveer
de fs. 782 con los resultados que constan a fs. 786/883 y fs.
891. El traslado ordenado a fs.884 fue contestado por las
partes a fs. 885/886 y a fs. 887/888, en tanto que el de fs.
892 -ver fs. 889 y fs. 891- sólo por la demandada a fs. 893.
V. Según surge de
autos, el 8 de febrero de 1996 la empresa Monsanto Company
presentó la solicitud de patente nº 0335.352 ante el INPI
que, después de modificarla, quedó circunscripta a una
molécula de ADN recombinante y a las células vegetales
transformadas por ella. Invocó la prioridad del invento al
10 de febrero de 1995 -fecha en que fue presentada la
solicitud de patente número 08/38680 en Estados Unidos de
América- con sustento en lo previsto en el Convenio de París
y en el Título 35, artículo 120 del Código de aquél país
(copia del acta inicial nº 0335.352, ulteriormente
modificada por la P 96 01 01325, ver fs. 1 y 227 del
expediente administrativo correspondiente a ella, ofrecido
por la demandada como prueba documental -Anexo A del punto
X.1., fs. 319 y vta.- que fue reservada a fs. 323, recibida
a fs. 650, que corre por separado en sobre y que tengo a la
vista; versión de la actora, fs. 244 y vta., fs. 245 y vta.,
fs. 253/254 y vta.; admitida en el responde, fs. 319/319 y
vta.).
Una vez cumplida la
publicación de la solicitud en el Boletín, se presentó un
tercero formulando observaciones y se llevaron a cabo el
examen de fondo y el previo a la resolución final, con las
respectivas contestaciones de las vistas por parte de la
interesada. Entonces, el Subcomisario de la ANP tomó razón
de la transferencia de la solicitud a favor de la actora en
este pleito cuyo registro había sido pedido por la
solicitante original (fs. 271/271 y vta. del expediente
cit.). Finalmente, el 2 de septiembre de 2005, la ANP dictó
la Disposición nº PN 000895 mencionada al principio por la
cual denegó la patente.La autoridad estatal consideró que el
solicitante no había salvado las observaciones críticas, ni
contestado satisfactoriamente la vista del informe previo y
del informe denegatorio a cuyos fundamentos se remitió (fs.
295 y fs. 296 del expediente cit.; el informe previo consta
a fs. 273/277 y el denegatorio -que integró la Disposición
como Anexo I- a fs. 291/294 del expediente cit.). Contra
dicho acto la empresa dedujo recurso de reconsideración que
fue desestimado el 26 de febrero de 2007 por la Disposición
P-053 que está en tela de juicio al igual que la anterior (fs.
330/334 del expediente cit.).
VI. En el recurso,
el INPI pide la revocación del fallo por considerar que la
materia incluida en la solicitud de Monsanto carece de
actividad inventiva y que, a todo evento, está excluida de
la protección que brinda la ley 24.481 (fs. 679/682 y fs.
682 y ss.). Defiende la constitucionalidad de las normas
atacadas por la actora aduciendo que el juez incurrió en
arbitrariedad, y pide que la demanda sea rechazada con
costas (fs. 703). El tiempo trascurrido desde la solicitud y
la trascendencia del asunto -en el que está involucrado el
cumplimiento de un tratado internacional- justifican dar
respuesta a todos los planteos relevantes relacionados con
la apelación que ambas partes expusieron durante el juicio.
Aquellos que tengan que ver con la interpretación y
aplicación de cláusulas constitucionales, tratados
internacionales, leyes y decretos, serán abordados con la
amplitud que autoriza el principio iura novit curia
inherente a la función jurisdiccional (art. 164 inciso 6º
del Código Procesal DJA; Fenocchieto, Carlos Eduardo -Arazi,
Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
comentado y concordado, Buenos Aires, Editorial Astrea,
1983, tomo 1, págs. 557 y 558, y doctrina de Fallos:
323:2054 entre otros). Con el alcance definido examinaré los
agravios del INPI en el orden en que fueron planteados.
VII. Falta de
actividad inventiva (recurso, 1º agravio, fs. 679 y vta. a
fs.681). El artículo 4 de la ley 24.481 establece que serán
patentables las invenciones de productos o procedimientos,
siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y
sean susceptibles de aplicación industrial (ver también,
Parte C, Capítulo IV, 1, de la Resolución ANP 243/03
modificada por la Disposición ANP 73/2013 sobre Directrices
de Patentabilidad pág. 131). Idénticos requisitos exige el
artículo 27 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que
integra el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech en el que se
estableció la Organización Mundial de Comercio ("OMC") y que
fue aprobado por la ley 24.425. Sin embargo, el concepto
mismo de invención es problemático, en tanto que el de cada
uno de los requisitos mencionados no es uniforme en el
derecho comparado (Cabanellas de las Cuevas, Guillermo,
Derecho de las patentes de invención, Buenos Aires,
Editorial Heliasta, 2001, tomo I, págs. 690 a 693 y págs.
735/740). En lo que atañe a la actividad inventiva ("inventive
step"), se la suele identificar con el carácter "no obvio"
de la tecnología creada ("nonobviousness" 35 U.S.C. § 103)
o, mejor dicho, con la condición de que ella no haya podido
ser obtenida por cualquier persona capacitada mediante la
aplicación de los conocimientos técnicos anteriores a la
solicitud. El abanico de posibilidades es amplio porque se
puede ir desde un criterio restrictivo, como el de
condicionar la existencia del invento al genio creativo
-"flash of creative genious" en palabras de la Suprema Corte
de Estados Unidos en el conocido precedente Cuno Engineering
v. Automatic Devices, 314 US 84 (1941)-, al más amplio que
diluye las diferencias entre novedad y altura inventiva
otorgándole preponderancia a aquélla.La dificultad radica en
fijar anticipadamente parámetros estables que sean útiles
para delimitar concretamente el campo de lo patentable, ya
que la técnica se nutre de la ciencia y ésta es dinámica
aunque su desarrollo no sea lineal (Kuhn, Tomas S., La
estructura de las revoluciones científicas, México, Fondo de
Cultura Económica, Breviarios, 1995, págs. 92 y 93). Por
otro lado, la distinción entre invento y descubrimiento
puede resultar artificial algunas veces en la medida en que
ninguno de ellos constituye sucesos aislados, sino episodios
extensos que aparecen regularmente compenetrándose (Kuhn, ob.
y pág. cit.). Hechas estas salvedades y pasando al tema que
me ocupa, el INPI tiene su propia guía para establecer si el
solicitante cumple con el requisito en cuestión. El primer
paso consiste en determinar la diferencia entre el contenido
de la reivindicación y el arte previo. Para conocer este
último, el examinador debe indagar sobre el estado de
situación existente al tiempo de la solicitud o de la
prioridad invocada -según el caso- valiéndose de todos los
documentos, la información y las publicaciones relacionadas
con la técnica de que se trate. Si el objeto descripto en la
reivindicación era obviamente deducible para cualquier
persona versada en la materia en ese tiempo crítico, carece
de actividad inventiva (Parte C, Capítulo IV de las
Directrices, 9.2. a 9.4). En función de lo anterior,
corresponde relacionar las investigaciones realizadas por el
demandante con el estado de la técnica que las precede,
teniendo en cuenta la prueba producida. Esa tarea presupone
comprender los conceptos técnicos directa o indirectamente
relacionados con la controversia y ubicarlos
cronológicamente en la historia de la ciencia a la que
pertenecen. A este fin, relevaré la información pertinente
que está al alcance de cualquiera y que es conocida por los
especialistas en esta rama del derecho, como lo demuestra la
circunstancia de que los letrados de ambos litigantes la
utilizaron con solvencia al sustentar sus respectivas
posiciones en este pleito.Se trata de datos que forman parte
de la realidad a considerar por los magistrados en este tipo
de conflictos (Michelli, Gian Antonio, La carga de la
prueba, Bogotá, Editorial Temis, 2004, traducción de
Santiago Sentís Melendo, págs. 105 a 108). Gracias al
trabajo de los científicos James Dewey Watson y Francis
Harry Compton Crick (revista Nature número 4356 del 25 de
abril de 1953) se supo que la molécula de ácido
desoxirribonucleico (ADN) está formada por dos cadenas
antiparalelas y complementarias de nucleótidos que se
enrollan sobre un eje común de simetría configurando una
doble hélice (García Barreno, Pedro en su introducción a 50
años-ADN La doble hélice, autores varios, Espasa Forum,
Madrid, 2003, pág. 15). Cada nucleótido está compuesto por
un azúcar -la desoxirribosa- un fosfato y una base
nitrogenada. Las bases nitrogenadas son cuatro: adenina (A),
timina (T), citosina (C), y guanina (G), las cuales
determinan una estructura en la que una A siempre se
enfrenta a una T, y una C a una G en la doble cadena (Starr,
Cecie - Taggart, Ralph, Biología, La unidad y diversidad de
la vida, undécima edición abreviada, México, Cengage
Learning, 2008, traducida del inglés y revisada por once
cate dráticos e investigadores, págs. 46, 47 y 48). El ADN
puede ser imaginado como una escalera que gira sobre sí
misma en la que sus lados son cadenas de azúcares y
fosfatos, conectadas por "escalones" que son las bases
nitrogenadas. Los caracteres de cada individuo, la herencia,
el instinto, los procesos químicos y la replicación celular
de todos los organismos vivos, entre otras cosas, pudieron
ser estudiados a partir de la estructura del ADN pues,
trazando una comparación, la vida biológica es información
digital escrita en el ADN (Ridley, Matt, Genome - The
autobiography of a species in 23 chapters, New York,
HarperCollins Publishers Inc., 2000, pág. 16, nota 6, págs.
92 a 96 y pág.316). La información consiste en una secuencia
de las bases A, T, C y G que se combinan para originar
"palabras" denominadas genes. Del mismo modo que una frase
constituye la parte de un texto, un gen corresponde a una
cierta secuencia de signos químicos equivalente a una frase;
si la frase o la palabra (gen) son aisladas del contexto al
que pertenecen, no significan nada (entrevista al Premio
Nobel de Medicina y Fisiología, Francois Jacob, en La clave
genética, Barcelona, Salvat Editores S.A., 1974, págs. 9 y
10). Más específicamente, el gen es un fragmento de ADN
dentro del cual existe una serie de sub-elementos
denominados "secuencias" que tienen determinadas funciones
particulares. Hay un promotor -ángulo a partir del cual
arranca una trascripción-, una función reguladora que consta
de varias secuencias, una región de codificación propiamente
dicha y una secuencia de terminación reconocida en la célula
como una señal de terminación de la trascripción en el ARN
"mensajero". La región codificante es la que le confiere al
gen su verdadera identidad porque es la que determina la
naturaleza de la proteína que es codificada (Ridely, op.
cit., págs. 65 a 75 y Starr- Taggart, op. cit., pags.156,
193 y 205). Las proteínas son macromoléculas fundamentales
para las funciones celulares. Así como el ADN está compuesto
por nucleótidos, las proteínas están compuestas por
aminoácidos.
Siguiendo con la
comparación entre genes y "palabras", los genes "escritos"
en el ADN en el lenguaje de los nucleótidos, se copian o
transcriben a otra molécula, el ARN mensajero, y luego se
traducen al idioma de las proteínas, es decir, el de los
aminoácidos (Starr - Taggart, op. cit., págs. 219 a 222). El
descubrimiento de Watson y Crick causó ungran impacto en
todas las ciencias, incluida la botánica, y contribuyó al
desarrollo de disciplinas tales como la biología molecular y
la ingeniería genética.Esta última sirve para identificar,
copiar y transferir fragmentos de ADN y expresar genes
(producir las proteínas para las cuales estos genes
codifican) en organismos diferentes al de origen. Así es
posible, no sólo obtener las proteínas recombinantes de
interés, sino también mejorar cultivos y animales. En la
ingeniería genética de plantas, los hitos principales que
contribuyeron a los "organismos genéticamente modificados"
("OGM") fueron: el procedimiento de localización de la
porción del material genético que codifica determinada
proteína; el descubrimiento de los plásmidos -cierto tipo de
ADN bacteriano que asume la forma de anillos y que es el
"mensajero" ideal para llevar nueva información genética a
las bacterias o a las células de las plantas-; las enzimas
de restricción, que sirven para "cortar y pegar" el ADN y
abrir el plásmido; y el descubrimiento de un plásmido
bacteriano apto para depositar el nuevo gen en la célula
vegetal (Pengue, Walter, Agricultura industrial y
transnacionalización en América Latina. ¿La transgénesis de
un continente?, Buenos Aires, GEPAMA, Universidad de Buenos
Aires, 2005, págs. 70 a 74; obra editada por el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, México).
Interesa la cronología de estos avances. Así, por ejemplo,
las enzimas de restricción fueron detectadas en 1973; en
1983, se encontró el Agrobacterium tumefaciens ("Agalla de
corona") cuyo plásmido inductor sirvió para transferir genes
nuevos al cromosoma de plantas de hoja ancha como la soja;
en 1984 se logró ubicar y clonar, de la planta de Petunia,
el gen que determina la acción de la enzima EPSPS (Pengue,
W., ob. y pág. cit.). A lo largo de los casi ciento veinte
años que se conviene en fijar como historia de la
biotecnología vegetal, los investigadores -tanto públicos
como privados- fueron mejorando la resistencia y calidad de
los cultivos pasando por diferentes etapas hasta llegar a
las "biofábricas" (Molecular Farming), proyectando hacia el
futuro la modificación de la expresión de los genes.Las
investigaciones sobre la alteración del material genético de
los cultivares se llevan a cabo desde hace décadas. Uno de
los resultados más divulgados es el tomate modificado
genéticamente que fue aprobado como alimento en 1994, esto
es, un año antes de la presentación de la solicitud de
Monsanto en Estados Unidos de América (Banchero, Carlos B.,
La difusión de los cultivos transgénicos en la Argentina,
autores varios, Buenos Aires, Editorial Facultad de
Agronomía, 2003, Coordinador Carlos B. Banchero, págs. 7 a
16). El objeto solicitado por la actora se ubica dentro de
esa historia marcada por descubrimientos que se mezclan con
aportes técnicos sucesivos de desigual entidad. En efecto,
tal como adelanté, Monsanto pretende patentar una molécula
de ADN recombinante -reivindicación 1 a 3- y una célula
vegetal transformada por aquélla - reivindicación 4 a 8-. La
planta que se regenera a partir de dichas células tiene una
propiedad "seleccionada" que es la de tener un contenido de
carbohidratos modificado con un aumento de polisacáridos (fs.
6/7, fs. 170/ 215, fs. 273/273 y vta., fs 280/280 vta, y fs.
291/292 del expediente administrativo cit.; también fs. 6/7
y fs. 469/470 del principal). Todos los conceptos enunciados
en la reseña introductoria (gen, promotor, secuencias, ARN,
etc.) sirven para entender el contenido de las
reivindicaciones; así, por ejemplo, en la número 1 se
detalla una molécula de ADN recombinante que comprende:i) un
promotor que funciona en las células de un tejido vegetal de
destino; ii) una secuencia de ADN estructural obtenida de
fuente microbiana que provoca la producción de una secuencia
de ARN que codifica una enzima fosforilasa con la secuencia
SEQ ID NO.5; y iii) una secuencia 3' no traducida de ADN que
funciona en las células vegetales para causar la terminación
transcripcional y el agregado de nucleótidos poliadenilados
al extremo 3' de la secuencia de ARN en la cual, cuando
dicha molécula de ADN se inserta en la célula vegetal, la
planta que se genera a partir de ella adquiere la propiedad
de llevar un contenido de carbohidratos modificado y un
aumento de polisacáridos (expediente administrativo cit. y
peritaje, fs. 470, punto g, actora y fs. 471). En su
presentación ante el INPI, Monsanto destacó que la actividad
de la sacarosa fosforilasa en vegetales por medio de su
transformación con un gen de la enzima aumenta la hidrólisis
de la sacarosa y conduce a un aumento en los niveles de
almidón, aceite y proteína. El gen preferido es del
Streptococcus mutans que, en plantas de papa transformadas
para que lo expresen, produce una mayor uniformidad en la
disposición del almidón dentro del tubérculo y una reducción
de la propensión a decoloración por golpes (fs. 266 del
expediente administrativo cit.). Su estructura, secuencia y
características constan en los anexos a la solicitud (fs.
96/109 del expediente cit.). Otro aspecto de la invención
consiste proveer plantas diferenciadas de papa, tomate,
cereales y fruta con contenido superior de almidón (fs. 173
expediente cit.). Pues bien, el examinador relevó dos
documentos que ponen en crisis la actividad inventiva: uno
es del 11 de noviembre de 1988 -esto es, más de seis años
antes de la fecha de prioridad-; y el otro, es la patente
europea EP0536293 del 14 de abril de 1993 correspondiente a
la solicitud WO9119806 del 26 de diciembre de 1991 (informe
previo a la resolución final, fs.275, del expediente cit.).
Esta circunstancia fue tenida en cuenta en el informe
denegatorio que integró la Disposición PN 000895 del
Comisario de Patentes (fs. 293 del expediente administrativo
cit. Y Anexo II de la documental actora, fs. 136/139 del
principal). Además, durante el procedimiento se presentó un
tercero formulando oposición en los términos del artículo
28, tercer párrafo, de la LP, con sustento en ciento treinta
antecedentes de los cuales dieciséis son anteriores a la
prioridad (fs. 218/242 del expediente administrativo cit.).
Al contestar la vista del informe previo, la solicitante
abordó los dos antecedentes que habían surgido de la
búsqueda (ver examen técnico de fondo, fs. 248/250 del
expediente cit., en especial la constancia que dejó el
Subcomisario de Patentes en el punto 2 del formulario, fs.
248, y fs. 279/282 y vta. de dicha prueba).
Es cierto que en esa
oportunidad expuso las diferencias con sus reivindicaciones,
pero también lo es que no aportó elementos de juicio
demostrativos de la altura inventiva. En ese sentido, no
basta con afirmar que "las citadas referencias (esto es los
dos documentos surgidos de la búsqueda) de ninguna manera
sugieren ni enseñan el efecto inesperado que se revela en la
presente solicitud" (escrito en el que se contesta la vista,
ya cit., fs. 279 y vta. del expediente administrativo); ni
que "mi mandante fue claro al señalar que una persona
experta en este ámbito de la investigación no hubiera
esperado jamás que la expresión transgénica de SP resultara
en las mismas propiedades que la expresión transgénica de
ADPGPP, incluyendo el aumento en la uniformidad de la
producción de almidón y la reducida susceptibilidad al daño"
(recurso de reconsideración, fs. 302 y vta., tercer párrafo,
del expediente administrativo; Anexo III documental actora,
fs. 144 y vta. Delprincipal). De lo que se trata es,
justamente, de probar esa afirmación sin confundir l os
argumentos que atañen a la novedad con aquellos
concernientes a la actividad inventiva.Conviene recordar que
la Disposición PN 000895 de la ANP por la que fue denegada
la patente, al igual que la Disposición P-053 del Presidente
del INPI, constituyen actos administrativos que gozan de
presunción de legitimidad; por ende, le incumbe al
interesado desvirtuarlos aportando los argumentos y
produciendo la prueba pertinente (art. 12 de la ley 19.549;
esta Sala, causas nº 436/09 del 16/6/12 y nº 435/09 del
31/10/13; Sala I, voto de la doctora Najurieta en la causa
nº 2672/00 del 15/5/03 que concuerda con el Dictamen del
Procurador General de la Nación al que adhirió la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 328:1076 ; misma
Sala, causas nº 7871/01 del 29/5/07 y nº 608/08 del
8/11/12). La especialización técnica del organismo determina
que la impugnación se funde, sustancialmente, en el ámbito
científico relacionado con el invento en cuestión. Sobre el
particular, interesa tener en cuenta lo dictaminado por el
perito bioquímico doctor Carlos A. Gotelli en el sentido de
que, a la fecha de prioridad (10/2/95) "era conocido
construir moléculas de ADN recombinante empleando promotores
funcionales, gen estructural y regiones 3' no traducidas,
para expresar un gen en plantas" y que "estaba al alcance de
un experto en la materia cambiar el gen estructural por otro
de interés, en la construcción de moléculas de ADN
recombinantes conocidas en el arte previo" (experticia, fs.
467/476, la cita es de fs. 474, resp. a los puntos f y g de
la demandada). También se expidió sobre la previsibilidad
técnica de los resultados que la inserción de la molécula de
ADN recombinante en la célula acarreaba, a saber, el mayor
contenido de almidón, de aceites y de proteínas, con la
consiguiente reducción de la propensión del producto a
adquirir manchas por golpes (fs.474 cit., respuesta al punto
i, demandada). Finalmente, el doctor Gotelli dictaminó sobre
la similitud de los documentos encontrados por el examinador
y el objeto a patentar indicando que el D1 -ADN estructural
SEQ ID NO 5: de James y Col. 1988- "revela la secuencia del
gen gtfA que codifica para sacarosa fosforilasa" (fs. 475,
resp. al punto "o") para aclarar, en un escrito ulterior,
que dicha secuencia conocida y publicada en 1988, "no es
idéntica a la obrante en el presente expediente pero las
diferencias son mínimas y no afectan su funcionalidad" (fs.
487, primer párrafo, el subrayado me pertenece). En cuanto
al segundo documento ("D2") -recuerdo que es una patente
europea solicitada en 1991 y otorgada en 1993- expresó que
"divulga una construcción genética que codifica una enzima
ADP glucosa pirofosforilasa destinada a obtener plantas
modificadas que presentan contenido de almidón aumentado" (fs.
474/475 y aclaración de fs. 535). Ninguna de estas opiniones
fue considerada en el fallo; tampoco la documental
relacionada con ellas a pesar de constituir elementos
relevantes y conducentes para decidir la controversia
(Fallos: 238:200; 239:76; 247:97; 251:464, entre otros). Es
pertinente agregar las observaciones que siguen. En el
reclamo del actor subyace la idea de que cualquier aporte
técnico que él realice en el campo de la biotecnología y que
tenga aplicación industrial, es patentable. Pero una idea
tal no es compatible con nuestra LP porque implica equiparar
la actividad inventiva a la mera innovación (Mathély, Paul,
Le droit européen desbrevets d'invention, París, 1978,
Journal des Notaires, págs. 120 a 122, en especial, pág.
121). Por otra parte, conduce a desatender el problema que
representa valorar la inventiva de esa clase de aportes, en
los cuales se da una modificación de la materia ya existente
en la naturaleza que no constituye creación humana alguna.
En tercer lugar, importa pasar por alto que el desarrollo de
las investigaciones biotecnológicas suele verse favorecido
por descubrimientos y por mejoras que no alcanzan el nivel
de un invento.Al respecto, hay cierto consenso en concebir a
la tecnología como un "bien público norival" que ofrece
innovaciones de dos clases: las radicales y las
incrementales (Correa, Carlos, Propiedad intelectual e
innovación. La excepción de experimentación, ED t.171-850).
Las primeras, llamadas también "mayores", son eventos
discontinuos que resultan de esfuerzos deliberados de
investigación y desarrollo. En cambio, las segundas se dan
de una manera más o menos continua en cualquier actividad
industrial y, las más de las veces, son consecuencia de la
superación gradual del producto originario sugerida por
ingenieros involucrados en el proceso de producción
(Freeman, Christopher, El reto de la innovación, Caracas,
1987, Editorial Galac, págs. 78-79, citado por Correa, C. en
el artículo referido, pág. 851). La innovación incremental
está basada en el stock de conocimientos acumulados y en la
exploración rutinaria de tecnologías existentes, lo cual
dificulta la apreciación del aspecto creativo que el
interesado predique de ella. El mejoramiento de variedades
vegetales en la industria de semillas pertenece a esa
categoría (conf. Correa, C. ob. y pág. cit.). Ninguna de
estas observaciones es rebatida por la mera invocación de la
"patentabilidad de las invenciones biotecnológicas en el
plano mundial" (escrito de demanda fs. 260/261; y
contestación del recurso, fs. 727/727 y vta.). Ello es así,
porque el régimen legal de las patentes es definido por cada
nación respetando los estándares mínimos de protección y
flexibilidades impuestos por los tratados internacionales
(Cabanellas de las Cuevas, G. op. cit., tomo II, pág. 245).
Adviértase que el artículo 41.5 del ADPIC deja en claro que
los Estados no asumen la obligación de instaurar un sistema
judicial distinto del que ya tienen para resguardarlos
derechos de la propiedad intelectual, ni la de prescindir de
sus propias leyes y de sus criterios interpretativos a ese
propósito. Existen países que admiten un universo más amplio
de objetos patentables quela Argentina.Tal es el caso de
Estados Unidos de América, cuya Ley de Patentes autoriza a
otorgarlas a favor de "toda persona que inventa o
descubre...cualquier nueva y útil composición de la materia"
(35U.S.C. § 101, el subrayado me pertenece). Además, sus
tribunales no sujetan la protección a la aplicación
industrial del invento sino a su "utilidad", lo que ha
permitido patentar cosas tan triviales como un método para
ejercitar gatos (Bergel, Salvador Darío, En los límites de
la patentabilidad, L.L. diario, del 6/5/14, págs. 1 y 2;
asimismo Schwartz, Herbert F., Patent Law & Practice,
Washington DC, BNABooks, 1996, pág. 51 ); de todos modos, no
han pasado por alto lafalta de obviedad del objeto
solicitado (Graham v. John Deere 383U.S. 1 -1966-) aunque
hayan flexibilizado el criterio al momento de expedirse
sobre el material genético a ser patentado (v.gr.
Associationfor Molecular Pathology v. Myriad Genetics 569
U.S.-2013).
Tampoco prescinde de
la actividad inventiva la Directiva 98/44CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (ver demanda, fs. 260) que le impone a
los Estados miembros proteger las invenciones tecnológicas,
incluida la materia biológica aislada de su entorno natural,
ya que específicamente sujeta la protección al cumplimiento
de ese requisito (artículo 3.1. de la Directiva cit. del 6
de julio de 1998; ES Diario Oficial de las Comunidades
Europeas del 30.7.98 L 213/13; consulta www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_1/wipo_grtkf_ic_1_8
-annex1.pdf . Todas las citas de internet serán impresas y
certificadas por el Actuario en su oportunidad e integrarán
el pronunciamiento). La valoración de la prueba producida
con arreglo a la sana crítica (arts. 388 y 477 del Código
Procesal DJA) me lleva a concluir que -al momento de la
prioridad- el objeto de las reivindicaciones era obviamente
deducible para una persona versada en la materia. Por ende,
la denegatoria de la patente fundada en la falta de
actividad inventiva no es ilegítima.
VIII.Inaplicabilidad
de la ley 24.481 al caso de autos. Arbitrariedad de la
sentencia (recurso, agravios 2º al 4º, fs. 681y vta. a fs.
687 y vta. y fs. 688). En un plano de consideraciones
independiente del anterior se encuentran los agravios del
epígrafe cuya complejidad justifica su tratamiento
diferenciado. 1. Arbitrariedad. Por razones de orden lógico
abordaré este planteo en primer lugar ya que, si él fuera
procedente no existiría, estrictamente hablando, una
sentencia (Fallos: 312:1034). Según relaté al principio, el
a quo estimó que las invenciones en el campo biotecnológico
están sujetas a las mismas reglas y condiciones de
patentabilidad que las restantes invenciones. En lo que aquí
importa, calificó a las plantas modificadas y a sus partes,
especialmente las células, "como productos microbiológicos",
(considerando 4 de la sentencia apelada, fs. 629, segundo
párrafo). A partir de allí, entendió que la materia
descripta en las reivindicaciones era patentable, inclusive,
como microorganismo según el precepto de alcance superior
establecido por el art. 27 inc. 3 del TRIPs." (considerando
y fs. cit., cuarto párrafo, el subrayado me pertenece). Al
asimilar el objeto solicitado a los microorganismos el juez
admitió las alegaciones de Monsanto formuladas en la demanda
(fs. 254 y vta., fs. 255/255 y vta.) que habían sido
resistidas por el INPI (responde, fs. 302 punto 15). Pero lo
cierto es que el perito desautorizó esa calificación
científica del objeto con toda claridad (ver experticia, fs.
471, punto "i" de la actora y fs. 475, puntos "l", "m", y
"n" de la demandada). En consecuencia, el fallo es
arbitrario en este punto porque prescinde de una prueba
esencial y aplica una norma ajena al caso (art. 18 de la
Constitución nacional y doctrina de Fallos: 207:72; 238:200;
239:76; 247:97; 249:517; 251:464; 302:358; 311:645 y
328:1745 , entre otros). 2. Inaplicabilidad de la ley 24.481
al caso de autos. Dos recordatorios vinculados a las
posiciones de cada litiga nte sobre el tema:en ambas
instancias Monsanto sostuvo que el objeto solicitado era
materia viva "creada por el ingenio del hombre" y que era
patentable con apoyo en el artículo 17 de la Constitución
nacional, el artículo 27 del ADPIC y los artículos 1, 6,
inciso g, y 7, inciso b, de la LP. Agregó que el artículo 6
del decreto 260/96 y el inciso 2.1.7. Capítulo IV, parte C
de las Directrices eran inconstitucionales en la medida en
que vedaban patentar lo que aquellas normas de rango
superior permitían (demanda, fs. 246, fs. 252/260 y vta. y
contestación al recurso fs. 712 y vta. y ss., la
trascripción consta a fs. 713, primer párrafo). Por su
parte, el INPI arguyó que las células transformadas
genéticamente tenían la aptitud de generar una planta
completa, y que el Estado Argentino había decidido excluir
ese tipo de innovaciones de la LP amparándolas, en cambio,
bajo el régimen legal del obtentor implementado por la Ley
de Semillas -20.247- y el Convenio UPOV Acta 1978-
ratificado por la ley 24.376 (responde, fs. 307 y vta. a fs.
308, y recurso, fs. 685 y vta. a fs. 692). Según el
apelante, ese plexo normativo es eficaz, en los términos
exigidos por el ADPIC, para amparar el aporte innovador de
Monsanto. Su posición implica que la actora no tiene derecho
a ser protegida por la Ley de Patentes si ya lo está por un
sistema alternativo como el descripto. La "inaplicabilidad"
de la LP al sub lite se traduce, entonces, como el carácter
no patentable de la materia reivindicada mientras su autor
pueda obtener un derecho de exclusividad sobre ella por
medio del Convenio UPOV -Acta 1978- y la Ley de Semillas.
El juez de grado no
consideró el planteo del demandado que acabo de resumir sino
que, como expliqué, entró directamente a calificar la
materia como patentable. Por ende, se impone tratarlo junto
con los argumentos de la actora relacionados con él (art.279
del Código Procesal, DJA). La norma de mayor jerarquía
considerada en la sentencia es el artículo 17 de la
Constitución nacional (considerando 4 cit., primer párrafo,
fs. 628 y vta.). El derecho que esa cláusula le reconoce al
inventor no está exento de los límites impuestos por las
leyes que reglan su ejercicio (artículo 28 de la
Constitución nacional). De ahí, que el problema se traslada
al examen de esas leyes para saber si ellas se adecuan al
mínimo de protección previsto por el constituyente en la
segunda parte del artículo 28 referido (Linares, Juan
Francisco, Razonabilidad de las leyes, Buenos Aires,
Editorial Astrea de Rodolfo Depalma y Hnos., 1970, págs. 161
a 163). Los tratados internacionales sobre propiedad
intelectual configuran la primera referencia de ese núcleo
mínimo de amparo constitucional debido al rango superior que
tienen con respecto a las leyes (arts. 31 y 75, inciso 22,
primer párrafo de la C.N.). La segunda referencia está dada
por el ordenamiento jurídico interno. Partiendo de esas
categorías, el agravio del apelante puede dividirse en las
cuestiones que siguen: a) si el ADPIC permite que los
Miembros opten por establecer un régimen legal alternativo
al derecho de patentes para proteger las obtenciones
vegetales con el alcance y las consecuencias que el INPI
señala en su recurso; b) en caso afirmativo, si la Argentina
implementó dicho régimen legal de modo tal que Monsanto
pueda beneficiarse con él obteniendo un derecho de
exclusividad equivalente a la patente de los objetos
incluidos en las reinvidicaciones de su solicitud; c) con
independencia de lo anterior, si el ordenamiento jurídico
interno obliga al demandado a patentar moléculas de ADN
recombinante y células vegetales transformadas por aquélla.
Procederé en consecuencia de la división efectuada: a. El
artículo 27.3.b del ADPIC dispone:"Los Miembros podrán
excluir asimismo de la patentabilidad:...b) las plantas y
los animales excepto los microorganismos (...)
Sin embargo, los
Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones
vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui
generis o mediante una combinación de aquéllas y éste..."
(norma cit., el subrayado me pertenece). Los tratados
internacionales deben ser interpretados de buena fe y
teniendo en cuenta el sentido corriente de sus términos, su
objeto y finalidad (art. 31.1 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, aprobada, con reservas y
declaración, mediante la ley 19.865 -B.O. 11/1/73-, en lo
sucesivo, la "Convención de Viena"). El término "obtenciones
vegetales" es utilizado en los tratados internacionales que
ofrecen una protección jurídica similar al derecho de
patentes para ese tipo de productos, tales como el Convenio
de la Unión Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales ("Convenio UPOV") -preexistente al
ADPIC al que me referiré más tarde. Por lo tanto, el sentido
corriente que hay que asignarle es el que le confieren esos
tratados, esto es, el de "toda variedad nueva que haya sido
creada o descubierta". Se entiende por variedad una
categoría más pequeña en extensión que la de especie y, a
fortiori, que la de género (Pollaud-Dulian, Frédéric, Droit
de la propriété industrielle, París, Editions Montchrestien
E.J.A. 1999, págs. 340 y 341; ver también Reglamento
comunitario nº 2100/94 allí cit.). La expresión "sistema
eficaz sui generis" tiene relación con la anterior y remite
a los derechos de propiedad intelectual relacionados con las
plantas (Correa, Carlos, Flexibilidades en el Acuerdo sobre
los ADPIC en materia de patentes y plantas, en, Régimen
legal de las patentes de invención, Correa, Carlos - Bergel,
Salvador Darío, Buenos Aires, La Ley, 2013, tomo II, págs.181
a 209). Es obligada la referencia a la Plant Patent Act
estadounidense de 1930 por la que se admitió el registro de
las plantas de reproducción asexual dentro del sistema de
patentes (35 U.S.C. § 161; asimismo, ver la publicación del
Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América,
Oficina de Patentes, intitulada The Story of the American
Patent System 1790-1952, pág. 24, incluida en el tomo de
Folletos -38- pág. 98 y vta. de la Biblioteca de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, número de orden 14.517).
Pero más próximo al concepto que se examina es el sistema
implementado por la Plant Variety Protection Act de 1970,
que facultó al Departamento de Agricultura a extender un
certificado de protección a favor de la persona que aportara
nuevas variedades de plantas de reproducción sexual (7 U.S.C.
§ 2321 y ss.). En este caso, no se otorgaba una patente sino
un derecho de exclusividad similar ("patent -like"
protection) por el plazo de veinte años para los cultivos, o
por el de veinticinco para los árboles, arbustos y vides (Landers,
Amy L., Patent Law, San Francisco CA, Lexis Nexis, 2008,
págs. 61 a 63). Resumiendo, en esta parte de su articulado
el ADPIC alude al sistema de Protección de Variedades de
Plantas, uno de cuyos ejemplos, es el Convenio UPOV que
mencioné, aunque existen otros afines como el Compromiso
Internacional de la FAO sobre recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura (www.fao.org/pgrfagpaarchive/hnd/files/Tratado_internacional_sobre
_los_recursos_fitogeneticos_para_la_alimentacion_y_la_agricultura.p
df). La remisión a esos modelos presupone la eficacia de
ellos para preservar los derechos de los innovadores,
incluido el material genético que constituye la primera fase
del aporte del innovador. El verbo en imperativo "otorgarán"
no deja dudas respecto de la obligación de proteger todas
las obtenciones vegetales aunque los Miembros puedan excluir
las plantas.La parte del artículo que expresa "(...)
mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o
mediante una combinación de aquéllas y éste (...)" tiene el
sentido contextual que establecen las reglas del lenguaje (Wróblewski,
Jerzy, Sentido y hecho en el derecho, Lima, Editora y
Librería Jurídica Grijley E.I.R.L., 2013, págs. 162 a 165).
Esclarecido el método, se ve que la frase está constituida
por oraciones coordinadas disyuntivas: (los Miembros)
otorgarán la protección jurídica mediante patentes, o
mediante un sistema eficaz sui generis, o una combinación de
ambos pues, de otro modo, carecería de sentido la última
parte. La conjunción "o" fue omitida pero está implícita
pues, de otro modo, carecería de sentido la parte final de
la oración. Ella une los términos de tres acciones posibles,
una de las cuales es necesaria (María Moliner, Diccionario
de uso del español, Madrid, Gredos, 1997, H-Z, pág. 537,
primera columna). En suma, los Estados pueden decidir por
amparar las obtenciones por la ley de patentes, por el
sistema sui generis o por una combinación de ambos. La
facultad de optar está justificada en la medida en que uno
de los fines del ADPIC (art. 31.1 de la Convención de Viena)
es el de universalizar el derecho de propiedad intelectual
adoptando un paradigma de protección que concilie los
intereses de los innovadores y los de los usuarios (Correa,
Carlos, Acuerdo TRIPs Régimen Internacional de la Propiedad
Intelectual, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1998, págs. 14
y 15; y Propiedad intelectual e innovación...cit.). Tal
conciliación da lugar a las llamadas "flexibilidades", que
no se agotan en los medios para la implementación de las
normas del Acuerdo, sino que comprenden las cuestiones
sustantivas (arts. 1.1., 7 y 8 del Acuerdo; Mackielo, Andrea
Laura, Las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC, su
recepción en los casos planteados en el ámbito de la OMC y
la aplicación ulterior por los Estados, en Temas de derecho
industrial y de la competencia.Patentes de invención e
interés público, autores varios, Buenos Aires, Ciudad
Argentina, 2010, págs. 16 a 18).
Entre los intereses
de los usuarios están el de conservar la diversidad
biológica -incluidos los patrones naturales exentos de
manipulación genética-, garantizar el resguardo de la salud
pública al aprovechar los OGM, y participar justa y
equitativamente en los beneficios que deriven de la
utilización de los recursos genéticos. Par te de su
reconocimiento normativo está en el propio ADPIC (conf.
declaración preliminar y arts. 7 y 8 cit.) y en otros
tratados tales como el Convenio sobre Diversidad Biológica
("CDB") originado en el ámbito de la Organización de las
Naciones Unidas, que fue suscripto por Argentina el 12 de
junio de 1992, aprobado por la ley 24.375 (B.O. 6/10/94) y
ratificado el 22 de noviembre de 1994 (ver artículo 1 y
Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad -2000-). También
hay que integrar los derechos de los agricultores
relacionados con el resguardo de los conocimientos
tradicionales, la toma de decisiones y la facultad de
reservar y volver a utilizar las semillas obtenidas del
cultivo de una variedad protegida. En el mismo orden de
consideraciones están los derechos que tienen los pueblos
originarios a conservar su hábitat natural y el saber que
forma parte de su acervo cultural, en particular, la
práctica médica en base a recursos vegetales preexistentes a
toda experimentación (Crucible Group, Gente, plantas y
patentes. Impactos de la propiedad sobre la biodiversidad,
el comercio y las sociedades rurales, Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo, Canadá, edición en
castellano a cargo de Editorial Nordan, Montevideo, 1994,
traducción de Álvaro González e Isabel Izquierdo, págs. 2 a
4, págs. 9 a 14 y págs.29 a 36; en igual sentido, ver el
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para
la Alimentación y la Agricultura adoptado por la Resolución
nº 3/2001 de la Comisión de Recursos Genéticos para la
Alimentación y la Agricultura -FAO- y la Cumbre de la
Tierra, Río de Janeiro, 1992, organizada por la ONU,
referidas en el trabajo). Ya que los tratados constituyen un
instrumento de cooperación entre las naciones, no es
razonable interpretar el ADPIC conflictivamente, esto es,
poniendo en pugna sus disposiciones con las de otros
acuerdos. Existen tres argumentos a tener en cuenta sobre el
particular; primero: la celebración de un tratado lleva
implícito el respeto de los principios incorporados en la
Carta de las Naciones Unidas, a saber, el de igualdad
soberana e independencia de todos los Estados, el de libre
determinación de los pueblos y el de no injerencia en los
asuntos internos, a los que expresamente remite la
Convención de Viena en su preámbulo; segundo: el resguardo
de los derechos intelectuales va de la mano del desarrollo
sustentable y, por lo tanto, de la preservación de la salud
pública, del medio ambiente y de la diversidad biológica (art.
8 del ADPIC). Desde esa óptica, el CDB, por citar un
ejemplo, no se opone al ADPIC sino que lo complementa al
regular una materia afín con los objetivos declarados de la
OMC (ver Blasetti, Roxana C., La equivalencia de las medidas
sanitarias: un reclamo del mundo en desarrollo, en Derecho
del comercio internacional. Acuerdo regional y OMC, autores
varios, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2004, págs. 13 a
51); y tercero: la meta del acceso equitativo a la
tecnología (art. 7 del ADPIC) se explica en razón de las
asimetrías existentes entre los países.A medida que la meta
se va concretando, se justifica el abandono de los sistemas
de protección "sui generis" a favor de la concreción gradual
del proceso de universalización del derecho de patentes al
que me referí. Ahora bien, el Convenio UPOV establece que
cada Estado de la Unión puede reconocerle al "obtentor" un
"título de protección particular" o "una patente" aclarando
que cuando la legislación nacional admita ambas formas,
"deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo género o
una misma especie botánica" (art. 2, inciso 1, del Convenio
cit., el subrayado me pertenece). La interpretación armónica
del artículo 27.3.b del ADPIC y del artículo 2.1. del
Convenio UPOV autoriza a responder afirmativamente la
cuestión: el ADPIC permite que los Estados Miembros adopten
un sistema sui generis de protección de las obtenciones
vegetales que, en la medida en que sea eficaz, los releva de
incluirlas en el sistema de patentes. b. Corresponde ahora
determinar si la República Argentina implementó el sistema
mencionado en el párrafo anterior de modo tal que Monsanto
pueda beneficiarse con él. A ese propósito, tengo en cuenta
que el Convenio UPOV suscripto en Ginebra, Suiza, el 2 de
diciembre de 1961 y cuya versión fue revisada el 10 de
noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, fue aprobado
por el Congreso de la Nación mediante la ley 24.376 -B.O.
25/10/94- ("Convenio-Acta 1978-" o "Convenio"). A
continuación precisaré el sujeto beneficiario de la
"protección particular", la materia protegida y el derecho
que aquélla implica. El beneficiario es el "obtentor" ("obtenteur",
"plantimprover" o "breeder"), aquella persona que ha creado
o descubierto y puesto a punto una variedad vegetal
(Decimonovena sesión extraordinaria del Consejo de la UPOV,
Ginebra, 19 de abril de 2002, revisión del documento
titulado La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido
en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado
en el Convenio de la UPOV, C, Anexo pág.5, en adelante
"Consejo UPOV-Anexo", consultar en http://www.upov.int/edocs/infdocs/es/0_c_extr_19_2_rev.pdf
).
La materia
protegida remite al concepto de variedad que ya anticipé
producida de cualquier manera (ver enumeración de las
fuentes en Consejo UPOV, Anexo cit. en el apartado a), pág.
3). Están amparadas las plantas enteras, incluidas las
ornamentales, y sus partes aunque sean comercializadas con
fines distintos de la multiplicación (art. 5 del Convenio
-Acta 1978-). El derecho puede adquirirse sobre cualquier
modificación (natural o artificial) introducida en la
variedad, siempre que pueda distinguirse claramente por uno
o varios caracteres de cualquier otra cuya existencia sea
notoriamente conocida en el momento en que se solicite la
protección (art. 6.1.a del Convenio). El derecho conferido
tiene el efecto de someter a la autorización previa del
titular la producción con fines comerciales, la puesta a la
venta, la comercialización del material de reproducción o de
multiplicación vegetativa -en su calidad de tal- de la
variedad. El obtentor puede subordinar su autorización a
condiciones definidas por él mismo. El sistema se completa
con la ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
("Ley de Semillas"; B.O. 10/4/73), su decreto reglamentario
nº 2183/91 (B.O 1/11/91) y la ley 25.845 (B.O. 7/1/04) que
ratifica las funciones del Instituto Nacional de Semillas.
La ley define a la semilla como toda estructura vegetal
destinada a siembra y propagación, y a la que es producto de
creación fitogenética, como el cultivar obtenido por
descubrimiento o aplicación de conocimientos científicos al
mejoramiento heredable de plantas (art. 2 ley cit.). Se
crean organismos competentes para intervenir en el control
del programa, como es el caso de la Comisión Nacional de
Semillas -entre cuyas funciones se encuentra la de indicar
las semillas fiscalizadas (art. 4 y 7 de la ley cit.)-, el
Registro Nacional de Cultivares (arts.16 a 18 de la ley
cit.), en el que se inscriben todas las especies con
indicación extensiva de los rubros que las distinguen, el
Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares -cuyo objeto
es proteger el derecho de propiedad de los "creadores o
descubridores de nuevos cultivares" (art. 19)- y el Registro
de Comercio y Fiscalización de la Semilla, en el que debe
inscribirse toda persona que importe, exporte, produzca
semilla "fiscalizada", o que procese, analice, identifique o
venda semillas de cualquier tipo (arts. 9 y 13 ley cit.).
Ningún acto relacionado con la obtención, producción,
siembra, cosecha y comercialización puede llevarse a cabo
sin la intervención de las autoridades aludidas, y sin la
conformidad del obtentor registrado (art. 27 ley cit. y arts.
41 y 42 del decreto 2183/91).
El Convenio -que
prevalece sobre la ley local establece que el lapso de
protección no puede ser inferior a quince o dieciocho años,
según los casos, contados desde la concesión del título (art.
8 del Convenio UPOV -Acta 1978-). Teniendo en cuenta que la
protección es más amplia que la de la LP porque no establece
el requisito de la actividad inventiva (art. 26 del decreto
2183/91 y Consejo UPOV, Anexo cit. pág. 5), que el derecho
equivale a explotar en forma exclusiva la variedad por un
lapso razonable, y que existen controles efectivos de la
comercialización en resguardo del titular, concluyo que el
régimen legal conformado por el Convenio -Acta 1978- y la
ley 20.247 configura un sistema sui generis eficaz, en los
términos del artículo 27.3.b del ADPIC (Crucible Group, ob.
cit., resumen, pág. xviii). Va de suyo que la aplicación del
Convenio dentro del territorio nacional bastaba, por sí
sola, para tener por cumplida la condición prevista en el
ADPIC (conf. 2.a, párrafo séptimo de este considerando); sin
embargo, es importante resaltar que la Ley de Semillas y sus
modificaciones ulteriores no entran en conflicto con él sino
que lo complementan.El régimen legal descripto estaba
vigente al momento de la presentación de la solicitud de
Monsanto y también lo está en el presente, lo que significa
que la actora o cualquiera de las empresas que integran el
grupo corporativo al que pertenece puede ser titular de los
derechos allí previstos siempre que reúna los requisitos
exigidos. Expresado de otro modo: parte de la actividad de
Monsanto es la creación de OGM, lo que permite calificarlo
como "obtentor", al tiempo que la innovación que introduzca
en la ingeniería genética de plantas, se traduce en una
obtención vegetal digna de amparo legal. El Registro
Nacional de la Propiedad de Cultivares da cuenta de que, al
1 de diciembre de 2005, fueron registrados 1180 títulos de
propiedad sobre obtenciones vegetales aunque los
especialistas estiman una cifra mucho mayor; entre los
dueños figura la empresa Monsanto (Rapela, Miguel Ángel,
Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y
biotecnología agrícola, autores varios, Buenos Aires,
Heliasta-Un iversidad Austral, 2006, pág. 37). Es de público
conocimiento que los compradores de semillas asumen
obligaciones que van más allá de un mero contrato de compra
de cosas fungibles y consumibles. Entre las más importantes
están la declaración jurada que deben llenar informando la
cantidad de semilla reservada para uso propio, sus
variedades y el lugar donde la misma se encuentra almacenada
(v.gr. art. 4 de la resolución nº 80/27 del Instituto
Nacional de Semillas -B-O. 25/4/07-; art. 5 de la resolución
nº 187/2015 -B.O. 22/6/15- y art. 27 de la ley 20.247);
también la facturación de "regalías extendidas" por parte de
los obtentores o criaderos intermediarios, no exenta de
polémica (ver http://www.lanueva.com/seguridad-impresa/598421/-pol-233-micasobre-las-regal-237-as-extendidas-.html
y http://www.lacapital.com.ar/ed_agroclave/2014/3/edicion_17/conteni
dos/noticia_5090.html). La medida ordenada por la Sala a fs.782
dio como resultado la contestación de la Secretaría
Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación en la
que constan los proyectos relacionados con la modificación
de la Ley de Semillas. El que fue iniciado por el expediente
nº 1925-D- 2012 contiene la modificación del artículo 28 de
la ley por la cual, el Congreso de la Nación puede declarar
el "uso público restringido" del título de propiedad de un
cultivar cuando se den las circunstancias que allí se
explicitan reconociéndole al dueño una "compensación
equitativa", lo que demuestra el mantenimiento del sistema y
la condición constitucional a la que subordina la
restricción de los derechos reconocidos en él (fs. 785/874,
en particular, fs. 788/791).
A su turno, el
Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca informó al
Tribunal que, en el ámbito de su competencia se está
trabajando en un proyecto modificatorio de la ley 20.247 sin
mengua de la protección que esa ley establece (fs. 878/883).
Debo aclarar que, si bien es cierto que la solicitud de
Monsanto comprende el gen quimérico y las células vegetales
modificadas, también lo es que el producto que justifica su
aplicación industrial es la planta que se obtenga de
aquéllas (peritaje cit., fs. 475, puntos "k" y "l"). De la
planta surge la semilla cualificada por las condiciones
buscadas por el investigador y, gracias a ella, se inicia el
ciclo productivo con las ventajas derivadas del aporte del
solicitante (peritaje y fs. cit.). Los tribunales de Estados
Unidos han visto cuán intensa es la relación entre las
distintas fases de mutación de la materia (gen, células,
planta, semillas) al fijar el agotamiento del derecho que la
patente confiere sobre el genotipo de una variedad
determinada (Bowman v. Monsanto 569 U.S.-2013-). En virtud
de lo expuesto en el párrafo que antecede, la afirmación de
la actora en cuanto a que "las células protegidas en las
reivindicaciones 4 a 8 (...) no pueden regenerar per se y
sin la intervención del hombre, una planta" (alegato fs.
565, iii, 48 y contestación al recurso, fs. 726) es
insuficiente para desvirtuar los beneficios que le reportan
las normas que acabo de examinar. En consecuencia, la
cuestión planteada al inicio de este apartado debe
responderse en sentido afirmativo. c. La actora también
invocó el derecho local para fundar el carácter patentable
de su solicitud (contestación del recurso, fs. 722 y ss.
concordemente con demanda, fs. 259 y vta.). El artículo 1
del ADPIC prevé que los Miembros establezcan una protección
más amplia que la exigida en él, lo que hace necesario
establecer si esa posibilidad se da en el sub lite. Para
evitar un razonamiento circular que conduzca nuevamente al
artículo 27.3 del ADIPC ya examinado, prescindiré del
Acuerdo pues lo relevante es decidir si el derecho interno,
por sí solo, garantiza el derecho a patentar con el alcance
que la actora reclama (conf. presente considerando punto 2.
apartado a. párrafo sexto). Por lo visto en el considerando
VII, párrafo vigésimo octavo de este voto, Monsanto postula
un criterio amplio en materia de patentabilidad. Acepta las
exigencias del artículo 4 de la LP, aunque con la atenuación
conceptual de la actividad inventiva ya puntualizada. Pero
en lo que importa al tema de este apartado, sostiene que la
Constitución nacional y la LP permiten patentar cualquier
producto o procedimiento, salvo que esté expresamente
excluido. Se trata de una adaptación del principio de
reserva ("lo que no está prohibido, es patentable").
Corresponde dilucidar si esa tesis es admisible de acuerdo
al artículo 17 de la Constitución nacional y a la ley
24.481. En las constituciones modernas, el derecho del
inventor está asociado a la idea del progreso de la ciencia
y de las artes útiles (U.S. Const. art.I párrafo 8; Kewanee
v. Bicron 416 US470 -1974). Entre 1787 y 1848 -lapso que
comprende la sanción de las constituciones más importantes
anteriores a la nuestra- el avance de las ciencias fue
significativo y abrió el camino a patrones de pensamiento
revolucionarios. El científico, el inventor y el descubridor
se sumaron al político en la obra de diseñar un nuevo mundo;
por su parte, el político fomentó la participación de
aquéllos a través de la aplicación de sus métodos para
resolver problemas sociales, y de iniciativas en las que la
ciencia y la técnica fueron el centro de la formación
educativa (Hocsbaum, Eric, La era de la revolución, Buenos
Aires, Crítica, 2010, págs. 281 a 299). El invento y el
descubrimiento fueron vistos como la aplicación práctica de
la razón, encumbrada por el ideario de entonces, lo que
justificó el reconocimiento de un derecho que no debía
quedar librado a la arbitrariedad del rey o del funcionario
estatal. Así se explica -según Breuer Moreno- la "ampulosa"
declaración contenida en el preámbulo de la ley de patentes
francesa de 1791: "Esta Asamblea Nacional considera que toda
idea nueva, cuya manifestación o desarrollo puedan ser
útiles a la sociedad, pertenece privativamente a quien la ha
concebido; y considera que sería atacar los Derechos del
Hombre no considerar (sic) un descubrimiento industrial como
propiedad de su autor (...)" (Breuer Moreno, P. C., Tratado
de patentes de invención, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
1956, volumen I, pág. 13).Años más tarde, Goethe no será
ampuloso ni crédulo, aunque sí clarividente: "Los problemas
científicos son, con mucha frecuencia, cuestiones de
carrera. Un simple descubrimiento puede hacer famoso a un
hombre y poner la base de su fortuna como ciudadano...Cada
fenómeno observado por primera vez es un descubrimiento,
cada descubrimiento es una propiedad. Rozad la propiedad de
un hombre y veréis alzarse inmediatamente sus pasiones"
(Conversaciones con Eckerman, 21 de diciembre de 1823,
citado por Hocsbaum, en ob. Ypág.cit.). Como quiera que sea,
durante ese período los productos delas ciencias eran vistos
como una confirmación de la idea del progreso indefinido y
una contribución al bienestar material de toda la comunidad.
Desde esa perspectiva, no había conflicto en otorgarles
tutela jurídica con tal que reunieran ciertos requisitos
mínimos. Las transformaciones políticas, económicas y
sociales acaecidas ulteriormente, las desigualdades
resultantes de ellas sumadas a la aceleración y
concentración del desarrollo tecnológico con sus vastas
implicancias, hacen insostenible el mantenimiento del mismo
criterio en la actualidad.
En cuanto al sub
lite, no veo que el interrogante sobre la patentabilidad de
todas las innovaciones biotecnológicas encuentre respuesta
afirmativa en el artículo 17 de la Constitución nacional o
el espíritu que animó su sanción. Basta con imaginar ciertas
aplicaciones de la ingeniería genética a los seres humanos y
lo problemático que sería afirmar su carácter patentable
apelando, únicamente, a la genérica previsión contenida en
la cláusula constitucional sancionada en 1853, sin
consideración alguna a los aspectos éticos y sus
proyecciones en el campo de los derechos humanos (Bergel, S.
D., Entre la dignidad y el mercado. Una sentencia objetable
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que
toca aspectos de interés jurídico y bioético, en Revista de
derecho y genoma humano nº 16, enero-junio 2002, pág. 157;
Anson, Francisco, Se fabrican hombres. Informe sobre
genética humana, Madrid, Ediciones Rialp S.A., 1988, págs.
154 a 166). Por ello, y concordemente con lo que expuse en
el punto 2, párrafo cuarto, de este considerando, la
cuestión debe resolverse a la luz de las leyes que
reglamentan el derecho del inventor (art. 28 de la
Constitución nacional). Con relación a la Ley de Patentes,
considero que el hecho de que el legislador no haya
excluido, en forma expresa, determinadas innovaciones
biotecnológicas -vgr. genes quiméricos no es suficiente, per
se, para obligar a la autoridad de aplicación a patentarlas.
He aquí las razones.1º) El inventor, idealizado por los
constituyentes, fue desplazado por el inversor debido a que
la tecnología de punta se concentró en empresas
transnacionales que destinan parte de sus inversiones a
mejorarla constantemente (Bergel, Salvador Darío, ¿Qué
sistema de protección para la innovaciones tecnológicas en
América Latina?, en Agrobiotecnología. Políticas públicas y
propiedad intelectual, autores varios, Buenos Aires, Mario
A. Viera Editor, 2008, págs. 77 a 101). No es pertinente
analizar aquí las razones de esa traslación, pero sí el modo
en que ella afectó el concepto tradicional de invención. En
opinión de la Comisión de las Comunidades Europeas, desde
hace años que se viene acentuando el vínculo entre la
inversión en el terreno tecnológico y la potencia de cada
nación desarrollada. El objetivo del inversor es encontrar
una "fórmula mágica" (sic) que permita transformar los
resultados de las investigaciones en innovaciones rentables.
Estas últimas son entendidas como un aporte intelectual de
orden técnico convertido en producto económico (Ciencia y
Tecnología del Futuro. Hacia la Europa del siglo XXI,
Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas, 1994 , pág. 4). La retribución de ese
aporte hace necesario modular el concepto jurídico de
invención incluyendo la innovación incremental de la que ya
hablé. Empero, dar por sentada esa modulación sobre la falta
de una prohibición legal expresa del objeto reivindicado
sólo puede dar lugar a decisiones administrativas
conflictivas -tal el caso de autos- y, eventualmente, a
sentencias heterogéneas, ya que esa clase de innovación es
ajena a nuestro sistema de patentes (considerando VII,
párrafo vigésimo octavo y siguiente de este voto). No
favorece al inversor debatir en los tribunales temas que,
por su complejidad y novedad, deben ser definidos claramente
por el legislador. 2º) Las innovaciones biotecnológicas no
se parecen a ninguno de los inventos surgidos anteriormente.
Su explotación intensiva en el ámbito de la agricultura
afecta la subsistencia de las variedades que la naturaleza
produce espontáneamente.Veamos a continuación un ejemplo que
se relaciona con la actora. Monsanto es uno de los
principales productores de OGM tolerantes al glifosato,
herbicida éste eficaz pero no selectivo pues destruye tanto
las malezas como los cultivos originarios. A principio de
los noventa creó una variedad de soja tolerante al glifosato
-me refiero a la conocida Roundup Ready (RR)- que introdujo
en la Argentina más tarde a bajo precio, es decir, sin
cobrarle a las semilleros locales el costo de la tecnología
incorporada. El paquete tecnológico de la soja RR +
glifosato + siembra directa fue el modelo tecnológico y
económico que, iniciado en la región pampeana, se expandió
de manera centrífuga hacia la periferia abarcando zonas
extrapampeanas. En el presente, más del 90% de la soja es
transgénica (Remiche, Bernard, El acuerdo ADPIC y la
directiva europea de biotecnología en el mercado
mundializado, en Agrobiotecnología...cit., págs. 69 a 71;
Pengue, Walter, En carne viva. Deforestación y desarrollo
insustentable en el gran Chaco, Revista Fronteras nº 12,
diciembre de 2013, Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, págs. 23 a 32). Se trata
de un dato de la realidad que, como tal, integra la verdad
jurídica objetiva de la cual los jueces no deben prescindir
(doctrina de Fallos: 313:1333, considerando11º y sus citas).
El proceso se extiende a una amplia gama de especies
vegetales y no se circunscribe a la Argentina (Cascardo,
Renata, El derecho del obtentor como propiedad intelectual
sobre la semilla, en Agrobiotecnología...cit., pág. 210). A
nivel mundial, los efectos indirectos de la propiedad
intelectual sobre la erosión genética de dichas especies son
significativos. Ocurre que la propiedad intelectual
incentiva la explotación comercial de plantas desviando
inevitablemente los esfuerzos hacia el desarrollo de nuevas
variedades que tengan el máximo de potencial mercantil.Las
empresas de semillas obtienen más beneficio con las
genéticamente modificadas que con las naturales no
protegidas por patentes las cuales quedan, en el mejor de
los casos, confinadas a programas de conservación de difícil
seguimiento. El sesgo comercial privilegia la uniformidad de
laboratorio sobre la biodiversidad natural (Crucible Group,
ob. cit., pág. 15.). El progreso tecnológico basado en ese
estándar de eficiencia tiene una dinámica que parece ser
infinita porque su meta es el mayor aprovechamiento posible
de las fuerzas naturales. Impulsado por la acción eficiente,
el hombre siempre encuentra una posibilidad de mejorar las
técnicas existentes, lo que amplía el horizonte de sus
necesidades en lugar de reducirlo (Pimentel, Luiz Octávio,
Lasfunciones del derecho mundial de patentes, Córdoba,
Advocatus, 2000, pág. 37). En ese sentido, cabe observar que
la alteración del ciclo natural da lugar a la aparición de
nuevos "problemas" (v.gr. nuevas plagas, efectos adversos
sobre el suelo, etc.) que la tecnología debe encarar y
solucionar. La "Weltanschuung" que predomina es la
"racionalidad técnica": la ciencia produce tecnología y la
tecnología retroalimenta las investigaciones científicas
generándose así una aceleración sostenida de todo el proceso
(Samaja, Juan, Epistemología y metodología. Elementos para
una teoría de lainvestigación científica, Buenos Aires,
2015, Eudeba, edición ampliada, pág. 351). Es cierto, que la
humanidad puede adoptar una actitud diferente: en vez de
intensificar el cambio y el dominio de su entorno podría,
por caso, procurar adaptar sus ambiciones a larealidad. Sin
embargo, como observa Quintanilla, desde el momento en que
alguien se propone modificar la realidad para que ésta se
amolde a sus deseos, ha dado un paso definitivo hacia el
desenfreno del desarrollo tecnológico del que ya no podrá
salir, salvo que renuncie a sus deseos (Quintanilla, Miguel
Ángel, Tecnología, un enfoque filosófico, Madrid, Fundesco,
1989, pág. 105, citado por Pimentel, L. O. en ob. y pág.cit.,
notas 52 y 53). Lo que quiero significar es que, a lo largo
de la ejecución de ese programa, el técnico empieza por
modificar la naturaleza pero termina por sustituirla. La
semilla transgénica no es una cosa mueble fungible y
consumible, sino también una "idea" que se renueva con cada
mejora incremental y por la cual el agricultor debe pagar
porque no tiene opciones. En ese estado de cosas, cada
patente del material genético renovado implica el
reconocimiento de una suerte de monopolio sobre una parte de
la naturaleza por un lapso que nadie está en condiciones de
precisar. Y ello, en detrimento de la biodiversidad, que fue
declarada como un "objetivo de toda la humanidad" en el
ámbito de las Naciones Unidas http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml
No considero razonable que el silencio del legislador
permita tener por admitidas consecuencias como las que acabo
de describir (doctrina de Fallos: 234:482; 302:1284 315:158
y 315:992; 320:1962). 3º) La patentabilidad del material
genético vegetal suscita tres problemas que tampoco pueden
resolverse con la tesis de la actora. En primer término está
la vinculación estrecha entre descubrimiento e invención que
suele presentarse en estos casos. Como es sabido, el primero
no es patentable (art. 6, inciso a ley 24.481) porque no es
una creación humana y porque el derecho no ampara la
apropiación del conocimiento científico que está disponible
en beneficio de toda la humanidad (Bergel, S. D., Patentes e
investigación científica, La Ley, diario del 27/8/14, págs.
1 y 2). Deslindar el uno de la otra es necesario en la
medida en que el otorgamiento de un derecho intelectual
sobre genes o cualquiera de sus derivados vegetales puede
crear barreras para la investigación agrícola (Correa, C.,
Flexibilidades..., en ob. cit., pág. 197). Por otro lado,
está el criterio con que se ha de alorar la actividad
inventiva en los aportes biotecnológicos.Ante la falta de
una prohibición legal expresa, se suele asumir la premisa de
que la naturaleza no integra el estado de la técnica. Los
descubrimientos sobre el material genético pasan a ser,
gracias a esa premisa no debatida, creaciones susceptibles
de ser patentadas. Sin embargo, ni el texto de la ley 24.481
ni el debate parlamentario que precedió su sanción
justifican asumir esa conceptuación del "arte previo".
En tercer lugar,
hago hincapié en que el material que es objeto de la mejora
proviene de la naturaleza y tiene propiedades y funciones
-las más importantes- totalmente ajenas a la labor del
innovador (v.gr. en los genes, la codificación de una
proteína determinada; en las células, la aptitud de
reproducirse de un determinado modo; en las semillas, la
fuerza generativa, etc.). Es discutible que el obtentor
pueda patentar todo el material por el sólo hecho de haberlo
modificado; como indiscutible que el autor de una obra
literaria no deviene en propietario del lenguaje empleado en
ella por haberla registrado. Sirva aquí, la analogía entre
genes y palabras empleada por el científico y Premio Nobel
de Medicina, Francois Jacob, a la que hice referencia en el
párrafo noveno del considerando VII y que es llevada a un
nivel más general por el astrofísico canadiense Hubert
Reeves, para quien toda "la naturaleza estáestructurada como
un lenguaje" que tiene quince mil millones de años (Reeves,
Hubert, El sentido del universo ¿Tiene futuro la vida?,
Buenos Aires, Emece Editores S.A., 1989, págs. 53 a 58). Ese
lenguaje puede ser vislumbrado a través de la combinatoria
(Reeves, ob. cit., págs. 61 y 62), pero no es susceptible de
apropiación. Volviendo al presente pleito, no es el
principio de patentabilidad el que está en tela de juicio,
sino su extensión. El derecho va a la zaga de la ciencia y
de la técnica y, por ende, el legislador no puede
anticiparse a la labor del científico y del técnico.De ello
se sigue que no está en condiciones de evaluar todas las
innovaciones biotecnológicas posibles a fin de expedirse,
eventualmente, sobre la prohibición de alguna de ellas. Ello
es, de por sí, suficiente para poner en crisis la tesis de
patentabilidad irrestricta admitida en el fallo. La
modulación del concepto de actividad inventiva en beneficio
del material genético (1º), la conciliación de los
interesescomprometidos (2º) y la respuesta a los problemas
que se suscitan en torno a dicho material (3º), son
cuestiones que hacen necesaria la intervención del Congreso
de la Nación. En definitiva, es la ley -no su silencio- el
instrumento apto para definir la extensión del derecho a
patentar en hipótesis como la de autos (art. 28 de la
Constitución nacional). Ese es el criterio que se ha
seguido, por ejemplo, en la ya mentada Directiva 98/44CE del
Parlamento Europeo (artículo 5.2). Pues bien, el Congreso de
la Nación intervino en la materia al sancionar la ley 26.270
de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología
Moderna (B.O. 27/7/07) que admite las solicitudes de
patentes sobre invenciones logradas en el campo de la
biotecnología moderna -definida en el artículo 2- sólo a
favor de los beneficiarios enunciados en el artículo 3, y
siem pre que se den los requisitos exigidos en los artículos
8, 11, 13, 14 y 18, y en los artículos 4, 6 y 7 de la LP (art.
18 ley cit.).
Más allá de que ese
régimen legal no estaba vigente al tiempo de dictarse los
actos administrativos impugnados y no fue considerado en la
sentencia, corresponde expedirse sobre su aplicación porque
amplía el universo de lo patentable en la dirección
pretendida por la actora (art. 3 del Código Civil derogado y
art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, y arts.34
y 163, inciso 6º del Código Procesal). Aunque los objetos
que Monsanto describió en las reinvidicaciones de su
solicitud pueden ser encuadrados en la definición del
artículo 2 de la ley, lo cierto es que dicha empresa no
reúne los requisitos exigidos en los artículos 8, 11, 13, 14
y 18 de ese cuerpo legal, circunstancia esta que obsta a que
pueda beneficiarse con ese régimen. En atención a ello y a
la restante argumentación que hace a ese apartado, juzgo que
el derecho local no obliga al INPI a patentar tales objetos.
Las respuestas dadas a cada una de las cuestiones incluidas
en el numeral 2 de este considerando permiten concluir que
la denegatoria de la patente sustentada en la
inaplicabilidad de la ley 24.481, es legítima.
IX
Constitucionalidad de las normas impugnadas por la actora
(recurso, 5º agravio, fs. 685 y vta. a fs. 694). Después de
declarar patentable la materia descripta en las
reivindicaciones, el juez de primera instancia concluyó que
"silas Directrices impugnadas... juntamente con el art. 6
del Decreto Reglamentario, se interpretan como un obstáculo
a la patentabilidad resultan inconstitucionales..."
(considerando cit., fs. 629 y vta., primer párrafo). El
fundamento trascripto, seguido del acogimiento de la
demanda, disipa toda duda sobre la declaración de
inconstitucionalidad de las normas señaladas. Discrepo,
pues, de lo dictaminado por el Fiscal General a fs. 655/655
y vta., lo que me lleva a tratar la queja. Como es sabido,
quien pide la inconstitucionalidad debe demostrar que la
norma impugnada afecta sus derechos y que existe una
relación directa e inmediata entre ese planteo y la solución
del pleito (Fallos: 22:304; 121:144; 124:61; 125:292;
131:352; 147:96; 181:190; 188:394; 190:368 y 409; 192:220;
300:353; 301:991 y 994; 302:1666; 307:2384, entre otros).
Frente a ello, el magistrado debe precisar los límites del
derecho individual de acuerdo con la norma prevalente y
dilucidar si la disposición tachada de írrita lo altera.En
el considerando anterior fueron acogidas las quejas del INPI
relacionadas con el alcance que cabe asignarle al derecho de
la actora. Por lo tanto, no advierto que el artículo 6
-Anexo II- del decreto 260/96 y la parte C, Capítulo IV,
incisos 2.1.7 de la resolución 243/03 sobre Directrices de
Patentabilidad, vulneren el principio establecido en el art.
31 de la Constitución nacional. En efecto, la norma cuya
supremacía invoca Monsanto (art. 27.3 del ADPIC) es la que,
precisamente, permite el sistema de protección sui generis
sin exigir que la innovación amparada de ese modo sea, al
mismo tiempo, declarada patentable en la legislación interna
del país Miembro (conf. punto 2.a del considerando anterior
y artículo 27.3.b del ADPIC y art. 2.1. del Convenio
UPOV-Acta 1978-). En lo que hace al derecho interno, ni el
artículo 17 de la Constitución nacional ni la ley 24.481
autorizan a patentar el material incluido en la solicitud,
mientras que la ley 26.270 no beneficia a la demandante
porque ésta no cumple con las condiciones previstas para
ello. Al no presentarse el conflicto propio de este tipo de
cuestiones, también corresponde revocar este aspecto del
pronunciamiento y rechazar la pretensión de
inconstitucionalidad de Monsanto.
X. En síntesis, la
impugnación de la actora contra la Disposición PN 000895
debe ser rechazada por dos fundamentos independientes entre
sí: la inaplicabilidad del sistema de patentes al material
que incluyó en su solicitud y, si ello no fuera así, la
falta de actividad inventiva. En virtud de las razones
expresadas en el considerando anterior, la
inconstitucionalidad reclamada debe correr la misma suerte.
Por ello, se revoca la sentencia y se rechaza la demanda.
Costas por su orden debido a la evidente complejidad y
novedad de la cuestión debatida (art. 70, segundo párrafo,
del Código Procesal, DJA).
Así voto.
El doctor Ricardo
Gustavo Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto
precedente.La doctora Graciela Medina no suscribe la
presente por haber sido aceptada su excusación a fs. 898 (art.
109 del Reglamento para la Justicia Nacional - Acordada de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 17/12/1952 y
art. 28, tercer párrafo, del Código Procesal). Con lo que
terminó el acto, de lo que doy fe.
Buenos Aires, 26 de
noviembre de 2015.
Y VISTO: lo
deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el
Acuerdo transcripto precedentemente, el Tribunal RESUELVE:
revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda. Costas
por su orden debido a la evidente complejidad y novedad de
la cuestión debatida (art. 70, segundo párrafo, del Código
Procesal, DJA).
Por el modo en que
se resuelve, corresponde dejar sin efecto los honorarios
regulados en la sentencia de grado (ver fs. 630) y fijarlos
con relación a ambas instancias (art. 280 del Código
Procesal-DJA).
En lo que atañe a
los profesionales intervinientes por la demandada -INPI-
cabe dar por sentada, prima facie, la hipótesis prevista en
el art. 2 de la ley 21.839, lo que exime al Tribunal de
fijar sus emolumentos, salvo que los interesados demuestren
lo contrario. a. Letrados de la actora Primera instancia
Dado que el juicio carece de monto, es necesario acudir a
las pautas de los artículos 5, incisos b, c, d y f; 8, 36 y
37 de la ley 21.839 DJA, y considerar la naturaleza del
proceso (fs. 282), la complejidad ya señalada del asunto, el
resultado obtenido, el mérito de la labor profesional
apreciada por la calidad, eficacia y extensión de los
trabajos, y la evidente trascendencia jurídica y económica
de la controversia.También hay que ponderar el criterio
observado por la Sala en materia de patentes y marcas en
punto a las retribuciones que merecen los abogados
especializados en tales disciplinas (ver causa nº 8027/07
del 1º/7/14 y sus citas; y causa n°5619/05 del 1/2/11 -con
auto regulatorio del 16/6/11).
En función de dichos
parámetros se fijan los honorarios del patrocinante, doctor
Ignacio Sanchez Echagüe, en ($.) y los del apoderado, doctor
Martín Bensadon, en ($.) (conf. normas y precedentes
jurisprudenciales citados). Por el incidente resuelto a fs.
551/552 a favor del INPI, se regulan: a. ($.) para el
patrocinante de ese organismo, doctora María José Vázquez y
($.) para su apoderada, doctora Mariana L. Cheratti. b. ($.)
para el patrocinante de la actora, doctor Ignacio Sánchez
Echagüe, y ($.) para el apoderado, doctor Martín Bensadon (art.
32 de la ley de Arancel). Segunda instancia Tomando en
consideración la procedencia del recurso, el mérito, la
extensión y eficacia de los trabajos realizados en la
Alzada, se fijan los emolumentos de los letrados
patrocinante y apoderado de la actora, doctores Iván A. Poli
y Martín Bensadon, en ($.) y ($.), respectivamente (arts. 5,
8 y 13 de la Ley de Arancel citada). b. Perito y consultores
técnicos de ambas partes En atención a las cuestiones sobre
las que debió expedirse el perito oficial, Bioquímico y
Licenciado en Criminalística Carlos A. Gotelli, al mérito y
la calidad de sus informes (fs. 467/476, 486/487 y 535), se
fija a su favor la suma ($.). Para los consultores técnicos
intervinientes en autos, por la actora, Cristian D. Bittel,
licenciado en biotecnología y doctor en ciencias biológicas
(fs. 423/434 y vta.) ($.). Con relación a la ingeniera
agrónoma Irene Benticuaga -que intervino en dicho carácter
por la demandada- cabe presumir también que tiene relación
de dependencia con el INPI, lo que hace innecesaria la
determinación de sus honorarios, salvo que acredite lo
contrario. La doctora Graciela Medina no suscribe la
presente por haber sido aceptada su excusación a fs. 898 (art.
109 del Reglamento para la Justicia Nacional - Acordada de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 17/12/1952 y
art. 28, tercer párrafo, del Código Procesal). Regístrese,
intégrese la presente con una copia certificada de los
sitios web a los cuales se hace referencia a lo largo de
este pronunciamiento. Notifíquese a las partes, mediante el
libramiento de cédulas electrónicas, y al señor Fiscal
General en su público despacho, publíquese y, oportunamente,
devuélvase.
Guillermo Alberto
Antelo
Ricardo Gustavo
Recondo
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