conjur.com.br.- El 11 de abril, el presidente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inpi), editó la Instrucción Normativa INPI / PR 70/2017, promoviendo cambios en el procedimiento administrativo de anotación de licencias y cesiones de derechos de propiedad industrial y de registro de contratos de trabajo Transferencia de tecnología y de franquicia. Para que sea posible el envío de pagos al exterior, la deducibilidad fiscal por la empresa pagadora y la producción de efectos frente a terceros, los contratos de esa naturaleza (como los que impliquen marcas, patentes y diseños industriales), deben ser anotados junto al Inpi, conforme Establece la Ley 9.279 / 1996 (LPI).
Entre los principales cambios aportados por la IN 70/2017, que entra en vigor el 1 de julio, están la definición expresa de competencia para registro de contratos de sublicencia (artículo 2, I, "a"), la exigencia de presentación de autorización Formal del titular de los derechos sublicenciados (artículo 4, §1) y la dispensa de la anotación de los contratos de exportación de tecnología (artículo 3). A la verdad, se trata de medidas que ya constituían la praxis de la autarquía, pero que ahora encuentran previsión normativa expresa. El principal cambio, sin embargo, es traído por el artículo 13, XI, que prevé la inclusión de una nota informativa en la que constará que el Inpi no examinó el contrato a la luz de la legislación fiscal, tributaria y de remisión de capital hacia el exterior cuando la emisión Del Certificado de Averbación o de Registro.
La norma viene a raíz de la decisión del Superior Tribunal de Justicia, en febrero de este año, que, juzgando el Recurso Especial 1.200.528 / RJ, decidió por la posibilidad de que el Inpi intervenga en el ámbito negociador de transferencia de tecnología, efectuando, unilateralmente, alteración De cláusula de los acuerdos, por constituir parte de su misión constitucional e infraconstitucional de regulación de las actividades relativas a la propiedad industrial, con base en el artículo 240 de la Ley 9.279 / 96.
Se trataba la acción, en el origen, de mandado de seguridad impetrado por Unilever Brasil y por Unilever Bestfoods Brasil contra el Inpi, atacando acto de anotación de contratos de transferencia de tecnología por ellas celebrados, en la medida en que la autarquía habría expedido los respectivos Certificados sin la previsión del pago de royalties, efectuando, unilateralmente, alteración del acuerdo en cuanto a elementos negociadores, transformándolos de onerosos para gratuitos.
La seguridad fue denegada en primera instancia, y la decisión confirmada por el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región, al argumento de que "la actuación del Inpi, al examinar los contratos que le son sometidos para la anotación o registro, puede y debe evaluar las condiciones Los cuales se firmaron ". En el caso de que la LPI haya retirado del Inpi el juicio de conveniencia y oportunidad de la contratación, con la definición de las tecnologías adecuadas al desarrollo del país, mantuvo el poder de la autarquía de reprimir cláusulas que considera abusivas, especialmente cuando involucran Pagos en moneda extranjera, ante la necesidad de remisión de valores al exterior, en cuyo caso actúa como agente delegado de la autoridad fiscal.
El entendimiento del TRF-2, ratificado por el STJ con ocasión del juicio del REsp 1.200.528 / RJ, es ahora contradito por la disposición contenida en el artículo 13, XI, de la IN 70/2017 del Inpi, que camina en sentido contrario al sello dado Por la Superior Corte, señalando que el Inpi reducirá su alcance de actuación. Con ello, se espera que la autarquía dejará de interferir en el mérito de las disposiciones contractuales libremente pactadas por las partes interesadas, sobre todo las que impliquen el pago de regalías, privilegiando la autonomía de la voluntad de las partes interesadas tanto como sea posible y simplificando los procedimientos De registro y anotación.
