diariojuridico.- La reforma de la Ley de Marcas, que
entró en vigor en su casi totalidad el 14 de enero de 2019, introdujo
una serie de cambios necesarios para aproximar las legislaciones de los
28 miembros de la Unión Europea en materia marcaria.
Así, estábamos a la
espera de la modificación del desarrollo reglamentario de esta Ley, que
acaba de ser publicado en el BOE.
Este Real Decreto, que llega unos meses
tarde, modifica 25 artículos del actual Reglamento de 2002, en aras a
adecuarlo a todas las novedades de la reforma de la Ley de Marcas de
enero de 2019, pero además, introduce novedades.
¿En qué se traducen estos cambios?
- Crea un Artículo, 21 bis, para la regulación de la prueba de uso. Como ocurre en la EUIPO, el solicitante de una marca o nombre comercial podrá solicitar prueba de uso de las marcas oponentes si han transcurrido más de cinco años desde su registro, teniendo en su caso la parte oponente un mes para aportarla; si en este plazo no aporta prueba alguna, esta es insuficiente o no se acredita causa justificativa para la falta de uso, se desestimará la oposición sin más consecuencias.
- Se añade un nuevo título para la regulación de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad, pasando a tener la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) competencia en estos procedimientos que actualmente se tramitan ante los Juzgados de lo Mercantil.
¿En qué se traducen estos cambios? Si nos centramos primero en los aspectos positivos,
es cierto que ha habido importantes mejoras, tales como la descripción
del concepto y tipos de marcas, que ahora pueden registrarse a través de
cualquier medio siempre que el objeto de la protección que se otorgue
al titular se pueda determinar con claridad y precisión (como archivos
de vídeo, audio, etc.); una regulación básica del procedimiento de
nulidad y caducidad; se incluye una regulación específica de los
distintos tipos de marcas; se exige que los productos y servicios de
nuevas solicitudes sean identificados con la suficiente claridad y
precisión; una reducción de cargas administrativas en renovaciones de
marcas y nombres comerciales, etc.
Podemos observar además cómo el
legislador ha regulado la figura de las denominaciones de origen e
indicaciones geográficas protegidas como motivo tanto de prohibición
absoluta como relativa. Así, tanto la OEPM como los Consejos de las
Denominaciones de Origen podrán, o bien examinar de oficio o bien
oponerse a instancia de parte, al registro de una marca idéntica o
confundible con el derecho anterior.
De igual forma, la implantación de la
prueba de uso hace que ya no sea posible formular oposiciones defensivas
si las marcas anteriores que se invocan tienen más de cinco años y no
han sido usadas, algo que venía siendo práctica habitual para muchas
empresas que, con base en derechos anteriores que no eran usados desde
hacía décadas incluso, se oponían de manera sistemática a nuevas
solicitudes.
A pesar de estas luces, el nuevo escenario también cuenta con algunas sombras.
Con relación a la prueba de uso, que puede tener carácter disuasorio
para los oponentes, habría sido recomendable instaurar un sistema de
condena en costas como viene ocurriendo en la EUIPO. Si bien esta opción
sí que fue valorada, finalmente no se tuvo en cuenta, y quizá hubiese
sido determinante en aras a evitar el “todo vale”. Además, el Reglamento
no se refiere ni hace comentario alguno sobre el uso parcial de una
marca, es decir, si solo se demuestra el uso de unos determinados
productos o servicios. ¿Se desestima la oposición en su totalidad, o se
continúa con base en los productos y servicios cuyo uso se ha
demostrado?
Por otra parte, todo apunta a que las
decisiones en procedimientos de oposición y suspenso seguirán
consistiendo en una muy breve motivación sobre los motivos de concesión o
denegación. No hay mejora en este sentido dado que el mismo texto
recoge que se especificarán, “sucintamente”, los motivos (Art. 22.1).
Es cierto que se reducen las cargas
administrativas en renovaciones de marcas y nombres comerciales, puesto
que el pago de la tasa de renovación se considera en sí mismo una
solicitud de renovación. Este nuevo apartado 26.4 del Reglamento puede
crear cierta inseguridad jurídica en este tipo de trámites ya que,
atendiendo a su enunciado, cualquier tercero puede pagar la tasa incluso
sin el permiso o conocimiento del titular o su representante
autorizado.
Hemos de mencionar la desaparición de la
marca notoria en favor de la ahora única “Marca Renombrada”. Si bien es
cierto que esta unificación es positiva y termina con un debate poco
práctico, nos encontramos con varios problemas. Al desaparecer esta
distinción, hemos de preguntarnos si desde ahora solo las marcas
conocidas por el público en general gozarán de esta protección. En todo
caso, a la hora de fundamentar una oposición se sigue manteniendo la
diferencia, lo que resulta contradictorio (Art. 17.2.g, Art. 17.2.k,
Art. 18.4).
Sobre la prueba de uso, el plazo de un
mes que se ha habilitado para aportarla resulta a todas luces escaso,
siendo a menudo insuficientes 30 días cuando exista gran cantidad de
documentación a recopilar, filtrar, y en su caso traducir y aportar.
Por ello, habría sido recomendable
ampliar este plazo a dos meses, siguiendo la práctica de la EUIPO, y de
manera proporcional, ampliar a su vez un mes el plazo para que el
solicitante presente observaciones en defensa de su solicitud junto con
el análisis de la prueba de uso. Además, a raíz del enunciado del texto
no sabemos si puede haber declaración de concesión parcial de una marca
impugnada, en atención a la prueba de uso que finalmente se aporte. En
el caso de nulidad y caducidad, ocurre esto mismo.
La adición del Título IX a la Ley, que afecta a la competencia para declarar la nulidad y caducidad de marcas y nombres comerciales, podemos decir sin temor a equivocarnos que esta ha tenido un desarrollo reglamentario menos exhaustivo de lo deseado.
En este sentido, resulta francamente vago el texto al indicar que la solicitud de nulidad “podrá incluir
razones, motivos y fundamentos en que se base la solicitud y las
pruebas acreditativas que se consideren pertinentes” (Art. 58.4). Abre
así la vía a que las solicitudes nulidad, parcial o total, consistan en
un mero formulario de solicitud sin fundamentación alguna, o sin
acreditar un interés legítimo alguno del solicitante.
También se antoja inadecuada la facultad
potestativa de la OEPM de dar traslado a las partes de los documentos
presentados por la contraria. El Artículo 61.4 indica que “cuando (la
observación presentada, por una parte) no contenga elementos nuevos o ya
se hubieran reunido los elementos necesarios para dictar una resolución
en el asunto, la notificación será facultativa”. Esta
notificación opcional resulta totalmente inadecuada en un procedimiento
de estas características, provocando que una de las partes pueda no
tener acceso a toda la documentación, con la consecuente indefensión que
supone.
A pesar de ser la OEPM la que asume la
competencia directa, debido a la dificultad de poner en práctica esta
nueva regulación el legislador establece una “vacatio legis” hasta el 14
de enero de 2023, durante el cual los Tribunales mantendrán la
competencia directa y única sobre estas acciones. Es tiempo mas que
suficiente para que puedan mejorarse estos detalles y dotar a la OEPM de
los recursos humanos y técnicos que sin duda serán necesarios para
asumir con solvencia y eficacia las nuevas funciones.
