Los abogados de Finnegan y Arent Fox describen de manera experta las diferencias jurisdiccionales entre las leyes de secreto comercial de EE. UU. Y la UE
Comparando a la UE y los EE. UU., Nicholas Fox, socio de Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner y Michael Grow, abogado de Arent Fox, analizan qué tan diferentes son sus respectivas jurisdicciones cuando se trata de leyes de secreto comercial.
Europa
Los secretos comerciales están protegidos tanto por la ley común como por la ley europea en Inglaterra y Gales. Los orígenes de la protección de derecho común son un caso llamado Albert v Strange, que involucró intentos de evitar la publicación de extractos de los diarios de Prince Albert. Ese caso estableció que los tribunales podrían evitar el uso no autorizado o la publicación de información que el público en general no conoce generalmente y que se había compartido en circunstancias de confianza.
El aspecto europeo es el resultado de la implementación en el Reino Unido de la directiva de secretos comerciales de la UE. Esta ley se ejecuta en paralelo con la ley común y proporciona protección adicional para los secretos comerciales que tienen valor comercial porque son secretos. El énfasis de esta nueva ley que se promulgó el año pasado es que para estar protegido, el propietario debe probar que ha tomado medidas razonables para mantener el secreto comercial. Si eso se establece y el secreto tiene valor, los tribunales intervendrán para evitar la publicación no autorizada o el uso indebido de esa información.
Hay una gran cantidad de superposición entre los dos tipos diferentes de protección. Sin embargo, la base subyacente para los dos tipos diferentes de protección es muy diferente.
La base subyacente del derecho consuetudinario es la idea de que los tribunales intervendrán para garantizar que las personas mantengan la confidencialidad de la información cuando la información se obtiene en circunstancias de confianza. En contraste, la nueva ley de la UE considera los secretos comerciales mucho más como una forma de activo comercial que se puede identificar por su valor y los pasos que un propietario de secreto comercial toma para mantener un secreto.
Si un secreto comercial puede mantenerse en secreto, potencialmente puede tener una duración ilimitada. Sin embargo, es necesario tomar medidas para garantizar que el secreto comercial se mantenga secreto y los secretos comerciales no brinden protección si los competidores tienen la misma idea de forma independiente. Todos estos factores deben ser considerados.
La consideración más importante a la hora de elegir entre la protección por patente y el secreto comercial es la cuestión de qué tan fácil es establecer si un tercero está utilizando un proceso o una idea en particular. Si el uso de una idea o un procesamiento específico no es evidente en los productos comercializados, entonces la mejor opción es mantener el secreto de la innovación. Por otro lado, si el uso de una idea o un proceso se hará evidente una vez que se comercialice, la protección por patente podría proporcionar una protección más sólida y más fácil de hacer cumplir.
La retirada de productos infractores se expresa expresamente como una de las medidas correctivas para la apropiación indebida de secretos comerciales en virtud de la directiva de secretos comerciales de la UE. Otras medidas correctivas incluyen órdenes para enmendar las mercancías infractoras para eliminar un elemento infractor o para destruir las mercancías infractoras o las medidas cautelares para evitar el uso o divulgación o venta de las mercancías infractoras.
Los problemas en Europa son bastante diferentes de los Estados Unidos. Esencialmente, la DTSA otorgó a los Tribunales Federales jurisdicción sobre cuestiones de secretos comerciales. Antes de eso, los secretos comerciales eran puramente una cuestión para los tribunales estatales de los Estados Unidos. Dado que Europa no tiene un sistema de tribunales federales, este asunto no se aplica realmente.
Además de las cuestiones jurisdiccionales, el DTSA también tiene un papel armonizador en el sentido de que la protección federal de los secretos comerciales está armonizada en los diferentes estados, mientras que, aunque la mayoría de los estados de los EE. UU. Han adoptado las leyes uniformes de secretos comerciales, todavía existen algunas diferencias.
Antes de la implementación de la directiva de secretos comerciales de la UE, había diferencias muy significativas en la ley en los diferentes países de la UE.
A modo de ejemplo, en Francia la protección estaba limitada a la protección de los secretos de fabricación y en Alemania y los Países Bajos, los secretos comerciales estaban protegidos por los principios generales de la ley de competencia desleal.
Si bien estas diferencias en la legislación nacional siguen siendo la aprobación de la directiva de la UE sobre secretos comerciales, significa que las antiguas protecciones ahora se complementan con una ley uniforme sobre secretos comerciales en toda la UE, lo que en la práctica significa que estamos en una posición muy similar a la de los EE. UU. de la DTSA.
Nicholas fox
Compañero
Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett y Dunner
Los Estados Unidos
Los secretos comerciales son reconocidos como un tipo importante de propiedad intelectual en los Estados Unidos. Están protegidos por las leyes estatales y federales. Unos 47 de los 50 estados han promulgado estatutos de secreto comercial basados en la Ley Uniforme de Secretos Comerciales (UCTA) publicada por la Comisión de Derecho Uniforme (ULC) en 1979. La UCTA define un secreto comercial como información, incluida una fórmula, patrón, compilación, Programa, dispositivo, método, técnica o proceso que:
“(I) deriva un valor económico independiente, real o potencial, de que no se sepa y no se pueda determinar fácilmente por otras personas que puedan obtener valor económico de su divulgación o uso, y
(ii) es objeto de esfuerzos que son razonables en las circunstancias para mantener su secreto ".
La Ley de Defensa de los Secretos Comerciales (DTSA, por sus siglas en inglés) fue promulgada por el Congreso de los EE. UU. En mayo de 2016. Permite que un propietario de un secreto comercial presente una demanda ante un tribunal federal cuando sus secretos comerciales se han malversado. La ley federal es similar a la UCTA. La DTSA extendió la Ley de Espionaje Económico de 1996, que penaliza ciertos tipos de apropiación indebida de secretos comerciales.
Las demandas judiciales que buscan protección pueden ser buscadas en los tribunales estatales y federales. Múltiples partes pueden tener derechos sobre el mismo secreto comercial, ya que pueden derivar valor de él individualmente. Un secreto comercial deja de existir cuando se convierte en conocimiento común dentro de la comunidad en la que es rentable. Esto significa que el secreto no necesita ser conocido por el público en general, sino solo en toda la industria que se beneficia de ello. Una parte que realice ingeniería inversa de un secreto comercial también puede obtener protección de secreto comercial por su conocimiento, siempre que el proceso de ingeniería inversa no sea trivial.
La DTSA permite a los propietarios de secretos comerciales solicitar una orden de incautación de bienes ex parte "necesaria para evitar la propagación o difusión del secreto comercial que es el objeto de la acción".
Sin embargo, dichas órdenes están disponibles solo cuando se muestran "circunstancias extraordinarias", y un tribunal "no puede" emitir una orden de incautación ex parte "a menos que el tribunal determine que se desprende claramente de hechos específicos" que se cumplen ocho requisitos legales por separado. Hasta ahora, se han emitido relativamente pocas órdenes de este tipo.
El tribunal federal de Nueva York otorgó dicha orden en Mission Capital Advisors v Romaka. Allí, el acusado era un ex empleado de una compañía de bienes raíces comerciales que había descargado las listas de contactos sin autorización.
Luego, falsamente representó que había borrado estos datos. En realidad, el demandado simplemente cambió los nombres de los archivos y no cumplió con la orden de restricción temporal existente. Como resultado, el tribunal otorgó una orden para la incautación ex parte de las listas de contactos. Hasta ahora, la DTSA es vista como un éxito y como una mejora sobre los estatutos del estado por muchos practicantes de los Estados Unidos. Si buscar una patente o confiar en la protección de secretos comerciales puede depender de la naturaleza de la invención. Algunas invenciones en campos de tecnología de rápido avance se vuelven obsoletas antes de la expiración del plazo de la patente.
Como resultado, puede valer la pena optar por la protección de secretos comerciales. Por otro lado, los propietarios de invenciones que puedan ser fácilmente modificadas por ingeniería inversa deberían ser más procurados a buscar protección por patente.
Michael Grow
Consejo
Arent Fox
Los secretos comerciales son reconocidos como un tipo importante de propiedad intelectual en los Estados Unidos. Están protegidos por las leyes estatales y federales. Unos 47 de los 50 estados han promulgado estatutos de secreto comercial basados en la Ley Uniforme de Secretos Comerciales (UCTA) publicada por la Comisión de Derecho Uniforme (ULC) en 1979. La UCTA define un secreto comercial como información, incluida una fórmula, patrón, compilación, Programa, dispositivo, método, técnica o proceso que:
“(I) deriva un valor económico independiente, real o potencial, de que no se sepa y no se pueda determinar fácilmente por otras personas que puedan obtener valor económico de su divulgación o uso, y
(ii) es objeto de esfuerzos que son razonables en las circunstancias para mantener su secreto ".
La Ley de Defensa de los Secretos Comerciales (DTSA, por sus siglas en inglés) fue promulgada por el Congreso de los EE. UU. En mayo de 2016. Permite que un propietario de un secreto comercial presente una demanda ante un tribunal federal cuando sus secretos comerciales se han malversado. La ley federal es similar a la UCTA. La DTSA extendió la Ley de Espionaje Económico de 1996, que penaliza ciertos tipos de apropiación indebida de secretos comerciales.
Las demandas judiciales que buscan protección pueden ser buscadas en los tribunales estatales y federales. Múltiples partes pueden tener derechos sobre el mismo secreto comercial, ya que pueden derivar valor de él individualmente. Un secreto comercial deja de existir cuando se convierte en conocimiento común dentro de la comunidad en la que es rentable. Esto significa que el secreto no necesita ser conocido por el público en general, sino solo en toda la industria que se beneficia de ello. Una parte que realice ingeniería inversa de un secreto comercial también puede obtener protección de secreto comercial por su conocimiento, siempre que el proceso de ingeniería inversa no sea trivial.
La DTSA permite a los propietarios de secretos comerciales solicitar una orden de incautación de bienes ex parte "necesaria para evitar la propagación o difusión del secreto comercial que es el objeto de la acción".
Sin embargo, dichas órdenes están disponibles solo cuando se muestran "circunstancias extraordinarias", y un tribunal "no puede" emitir una orden de incautación ex parte "a menos que el tribunal determine que se desprende claramente de hechos específicos" que se cumplen ocho requisitos legales por separado. Hasta ahora, se han emitido relativamente pocas órdenes de este tipo.
El tribunal federal de Nueva York otorgó dicha orden en Mission Capital Advisors v Romaka. Allí, el acusado era un ex empleado de una compañía de bienes raíces comerciales que había descargado las listas de contactos sin autorización.
Luego, falsamente representó que había borrado estos datos. En realidad, el demandado simplemente cambió los nombres de los archivos y no cumplió con la orden de restricción temporal existente. Como resultado, el tribunal otorgó una orden para la incautación ex parte de las listas de contactos. Hasta ahora, la DTSA es vista como un éxito y como una mejora sobre los estatutos del estado por muchos practicantes de los Estados Unidos. Si buscar una patente o confiar en la protección de secretos comerciales puede depender de la naturaleza de la invención. Algunas invenciones en campos de tecnología de rápido avance se vuelven obsoletas antes de la expiración del plazo de la patente.
Como resultado, puede valer la pena optar por la protección de secretos comerciales. Por otro lado, los propietarios de invenciones que puedan ser fácilmente modificadas por ingeniería inversa deberían ser más procurados a buscar protección por patente.
Michael Grow
Consejo
Arent Fox
