lunes, 12 de agosto de 2019

¿Puede un insulto ser una marca?


expansion.- Los tribunales norteamericanos y europeos han empezando a cambiar la tendencia, permitiendo el registro de marcas con nombres supuestamente malsonantes, algo que impedían las normativas de ambas regiones.

Que un diseñador tarde ocho años en registrar su marca es algo anormal. Sin embargo, esto es lo que le ha ocurrido al estadounidense Erik Brunetti hasta que el Tribunal Supremo le ha dado la razón, concediéndole el visto bueno para inscribir esa enseña que tantas veces había sido rechazada por ser inmoral o escandalosa.
La polémica marca de Brunetti es Fuct y esto es lo que ha producido el rechazo de las autoridades de patentes y marcas estadounidenses que, con la Ley Lanham en la mano, tenían suficientes argumentos para tildarla de inmoral. El alto tribunal, sin embargo, ha decidido finalmente hacer prevalecer un derecho constitucional como la libertad de expresión sobre lo expresado en la ley de marcas estadounidense.
Este asunto, aunque pueda parecer lejano, es un fiel reflejo de lo que ocurre igualmente en Europa y España no es una excepción, puesto que la normativa de los países comunitarios impide la inscripción de distintivos o signos contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.
Nuestros tribunales se enfrentan constantemente a casos similares. De hecho, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de solicitar en un fallo que se anule la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) que denegó el registro de Fack Ju Göhte por ser contrario a las buenas costumbres. El jurista ha alegado en su escrito que la Euipo no "ha probado el carácter ofensivo o vulgar de dicha marca basándose en la realidad social imperante en un momento dado".
Esta decisión, que todavía no es firme, no ha convencido a todos los expertos. De hecho, Ignacio Temiño, socio especialista en propiedad industrial de Abril Abogados, entiende que la posición del abogado general del TJUE es incorrecta. "El derecho a usar y registrar marcas, al igual que la libertad de expresión, no son derechos absolutos y deben respetar derechos y libertades de terceros como el derecho al honor. En este caso, es evidente que la marca puede resultar ofensiva tanto para la memoria de J. W. von Goehte, como para sus obras, sus descendientes y para el instituto que lleva su nombre. El derecho al honor no caduca ni prescribe, ni tan siquiera con la muerte de la persona, por tanto, es un límite permanente a observar", destaca el letrado.
La cuestión ahora es saber si esta interpretación del abogado general del TJUE podría cambiar la tendencia en el registro de marcas tanto en Europa como en España. "La prohibición que rechaza los signos contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres puede verse claramente afectada tras la decisión del TJUE", apunta Carmen González, directora de marcas de Pons IP. En este sentido, la letrada espera que el tribunal no sólo tome la decisión sobre la marca específica, sino que "ponga también las bases de cómo se debe aplicar la prohibición, dando pautas claras sobre cómo analizar este tipo de distintivos".
Temiño destaca que, evidentemente, esta decisión podría alterar la tendencia actual sobre el registro de palabras malsonantes o insultos. "Los conceptos de moral y orden público son variables y mutan con el paso del tiempo. El juicio de valor sobre la malsonancia debe hacerse conforme al estándar del momento y revisarse si es preciso después. Lo que antes no era ofensivo -y por tanto se permitió registrar-, puede serlo ahora y a la inversa", asegura el letrado de Abril Abogados. Algo que corrobora González cuando afirma que "tener en cuenta, en cada momento determinado, qué es contrario a las buenas costumbres hace más acorde la decisión con los valores imperantes en la sociedad en ese momento".

¿Un riesgo asumible?

Los empresarios son los que se deben enfrentar a estas posibles dificultades a la hora de decidir y registrar el nombre de su marca . Por esa razón los dos expertos en propiedad industrial entienden que es importante ser muy cauto antes de escoger un nombre polémico y se deben medir mucho sus consecuencias.
Para Temiño, optar por un término contrario a la ley o a las buenas costumbres es una apuesta arriesgada. Además de los problemas de registro que puedan surgir, comenta el letrado, también hay que tener en cuenta el tema reputacional y medir objetivamente las ventajas e inconvenientes de ser una marca llamativa.
Por su parte, Carmen González destaca que, "en general, tienen más éxito y una duración más larga en el registro aquellas marcas que se asocian con valores positivos, fácilmente memorizables y estéticamente agradables", aunque éstos no sean claramente términos jurídicos.