Por Paula Galván / Ojam Bullrich Flanzbaum
El 23 de julio de 2024, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) emitió la Resolución N° 295/2024, que modifica el procedimiento de oposición previsto en la Resolución INPI N° P-183/18. Esencialmente, esta nueva Resolución tiene dos objetivos principales: i) reducir el significativo atraso en la resolución de oposiciones que ya han sido ratificadas por los oponentes; y ii) concentrar los recursos del INPI exclusivamente en aquellos casos donde tanto solicitante como oponente tengan interés en someter la oposición a una resolución por parte del INPI.
Antes de profundizar en las consideraciones propias de esta nueva Resolución, a apenas un mes de su entrada en vigor, es conveniente recordar que la Resolución INPI N° P-183/18, que ahora ha sido mínimamente modificada, es producto de las reformas introducidas por la Ley N° 27.444 (Simplificación y desburocratización para el desarrollo productivo de la Nación), y su Decreto reglamentario N° 242/2019. El propósito de esta normativa era lograr la reducción de los plazos y la simplificación de los procesos administrativos, como el tratamiento de nuevas solicitudes de marcas que enfrentan oposición de terceros y que deben ser resueltas, de no mediar acuerdo privado entre las partes.
En este orden de ideas, el objetivo de estas modificaciones que iniciaron en 2018 no sólo era reducir la duración de los procedimientos de oposición, sino también remover estos casos del ámbito judicial e incluirlos en la esfera administrativa a cargo del INPI, alineándose con las prácticas de otros países, especialmente en la región. El INPI, como el organismo más competente por excelencia para dilucidar conflictos de posible coexistencia entre dos marcas en Argentina, sería el encargado de emitir una resolución de primera instancia, recurrible luego ante la justicia. Sin embargo, reducir el tiempo de tramitación de procesos de oposición ha demostrado ser todo un desafío: en la actualidad existen miles de expedientes de marcas que han recibido una oposición, ratificada por el oponente hace al menos 4 años, y que aún no han merecido una resolución por parte del INPI.
Un punto clave para entender la ratio de esta nueva Resolución N° 295/2024, es que la anterior Resolución N° P-183/18, aunque otorgaba al solicitante el derecho a ser oído, no le exigía participar en el proceso de resolución de oposiciones, y esa inactividad no le generaba consecuencias adversas. En cambio, el oponente que quisiera impedir el registro de una marca debía, en primer término, presentar una oposición, lógicamente abonando un arancel para ello y luego, si no hubiera arribado a un acuerdo entre partes con el solicitante, debía confirmar su intención de mantener vigente la oposición también mediante el pago de un arancel adicional. Luego el INPI corría traslado al solicitante de la oposición ratificada, y le otorgaba la oportunidad (de carácter voluntario) de presentarse en el expediente, a los efectos de contestar la oposición ratificada, y presentar una defensa con los argumentos y elementos probatorios que hicieran a su derecho.
Como dijimos, la participación del solicitante en el proceso de oposición no era obligatoria, ni se le requería el pago de ningún arancel oficial. El solicitante podía permanecer completamente inactivo en el expediente de su marca, incluso perdiendo la oportunidad de que sus propios argumentos defensivos fueran considerados, y aún así, recibir una decisión favorable en el procedimiento de oposición, dependiendo del análisis de la Dirección de Marcas sobre la posibilidad de confusión y posibilidad de coexistencia entre los signos en conflicto.
En la actualidad, los trámites de marcas con oposiciones ratificadas por los oponentes y sin respuesta ni manifestación alguna por parte del solicitante se estima representan casi el 90% de los casos pendientes de resolución por parte del INPI. De acuerdo con la información disponible en el portal de trámites del INPI, estos casos involucran marcas presentadas hace más de seis (6) años que recibieron oposición y aún no han sido resueltas por el INPI. Es muy probable que algunos (o muchos) de los titulares de esas marcas que recibieron oposiciones de terceros hayan perdido interés en obtener el registro de sus marcas, sea por consecuencia del tiempo transcurrido desde que tienen obstaculizado el trámite, o sea por las propias vicisitudes de operar en un mercado tan incierto como el de Argentina.
En este escenario, parece lógico exigir al solicitante que exprese su interés en que la oposición sea resuelta por el INPI, especialmente porque para ello sólo se requiere el pago de un arancel (que puede considerarse simbólico del interés en defender su marca), ya que la respuesta a la oposición ratificada continúa siendo de carácter voluntario para el solicitante. Este nuevo arancel, dispuesto por la Resolución N° 295/2024 se abona una única vez, independientemente de la cantidad de oposiciones que haya recibido la marca, y asciende al monto de ARS 8,900 (aproximadamente USD 9). A partir del 1 de agosto de 2024, la consecuencia de la falta de pago en término de este nuevo arancel obligatorio es gravísima, por cuanto resulta en la denegatoria de la solicitud de registro, sin más trámite.
Paralelamente, y con el propósito de abordar y lidiar con el atraso en las oposiciones que ya han sido ratificadas por los oponentes, cuyo traslado al solicitante con plazo para responder se efectuó conforme a la anterior Resolución N° P-183/18, esta nueva Resolución contiene una cláusula transitoria. Hace unos meses, el INPI informó vía email a los profesionales de la propiedad industrial que los expedientes en estas condiciones eran más de diecisiete mil (17,000), y que sólo contaban con ocho (8) examinadores para hacer frente al procedimiento de resolución de oposiciones. Esta cláusula transitoria ordena intimar a aquellos solicitantes que no hayan contestado el traslado de oposiciones vigentes para que, en el plazo de 15 días hábiles administrativos siguientes a la notificación, procedan a abonar el arancel correspondiente. El INPI sólo llevará a cabo el análisis sobre el mérito de la oposición (y la declarará fundada o infundada) si el solicitante abona ese nuevo arancel. De lo contrario, se ordenará la denegatoria automática de la solicitud opuesta.
Esta cláusula transitoria nos merece unas cuantas conclusiones. En primer lugar, su carácter retroactivo la hace a priori cuestionable (sobre todo desde el punto de vista del oponente, quien para mantener su postura debió ratificar su oposición en término y abonar el arancel correspondiente, y confirmó con cierto entusiasmo que el solicitante no presentó ninguna defensa en el plazo de ley). Un oponente en esas circunstancias podría considerar que ahora el INPI le otorga al solicitante una nueva oportunidad para conservar su posición. Por otro lado, desde la perspectiva del solicitante, pareciera ser innecesario que se le exija el pago de un nuevo arancel, cuya omisión hace presumir que ha perdido interés en su marca y deriva en la denegatoria directa de su solicitud. En efecto, un solicitante podría considerar que el interés en su marca quedó evidenciado al presentar su solicitud, para cuya tramitación ya abonó el arancel correspondiente. Entendemos que, desde el ángulo del solicitante, esta cláusula habría sido inobjetable si no importaba el pago de una nueva tasa.
No obstante, estas reservas que esbozamos brevemente, consideramos que esta cláusula transitoria (que ha sido históricamente un recurso del INPI para abordar atrasos, por ejemplo, en el área de Patentes) podría ser una herramienta útil para resolver rápidamente el atraso existente en el área de resolución de marcas con oposiciones de terceros. Entendemos que, desde la perspectiva del INPI (para continuar con la visión de cada una de las partes involucradas), parecería factible presumir que el solicitante ya no tiene interés en la resolución de la controversia cuando ha presentado una marca hace ya varios años, le consta que contra su registro se opuso un tercero, que mantuvo su protesta, y aún así eligió no responder.
Otra conclusión relacionada con esta cláusula transitoria tiene que ver con la acción que podrá realizar el solicitante intimado. Está claro que la intimación se refiere únicamente al pago de un arancel por parte del solicitante, quien así confirmará su decisión de que el conflicto marcario sea resuelto por el INPI, como autoridad de aplicación. Sin embargo, nos preguntamos cuál sería la postura del INPI si un solicitante en esta instancia, después de haber perdido la oportunidad de responder con argumentos la oposición que recibió su marca, decidiera -además de abonar el nuevo arancel- aprovechar esta suerte de “segunda oportunidad” para efectuar una presentación defensiva, con argumentos que entiende hacen a su derecho.
Pareciera que una presentación de esta naturaleza en respuesta a esta intimación prevista por la cláusula transitoria sería rechazada por el INPI como extemporánea (el solicitante ya tuvo la oportunidad de presentar su defensa cuando se le corrió formal traslado de la oposición ratificada, y se le otorgó un plazo improrrogable de 15 días hábiles, largamente vencidos sin su respuesta). Sin embargo, la letra de la nueva Resolución no lo prohíbe expresamente, por lo que el solicitante podría pretender igualmente incluir un escrito con argumentos en el expediente de su marca, y esa presentación permanecería en la correspondiente grilla y sería de público acceso, y podría incluso ser consultada por el INPI al momento de dirimir el conflicto, o expresamente rechazada de plano en la oportunidad procesal que corresponda. Tendremos que esperar a ver qué conclusiones se observan en la práctica con el paso del tiempo sobre esta posibilidad.
Luego de la entrada en vigor de esta Resolución N° 295/2024, el Boletín de Marcas N° 5721, del pasado 14 de agosto de 2024, incluyó intimaciones a los solicitantes para abonar este nuevo arancel en casi tres mil (3,000) casos de oposiciones ratificadas por los oponentes en el año 2019, y que aún se encuentran pendientes de resolución. La semana siguiente, el INPI emitió otro Boletín (N° 5725, del 21 de agosto de 2024), que contiene un nuevo lote de casi tres mil (3,000) casos de oposiciones ratificadas por los oponentes desde 2021, que no fueron respondidas por el titular de la solicitud opuesta. Por supuesto, cabe tener presente aquí la demora ocasionada por la suspensión de plazos ordenada en razón de la pandemia, que también juega un rol importante al analizar los tiempos de tramitación de las marcas presentadas desde marzo de 2020. Lo cierto es que se espera que continúen notificándose nuevos lotes de tres mil (3,000) casos semanalmente, hasta tanto se resuelva el atraso actual.
En este orden de ideas, hemos observado que el INPI no ha agregado las intimaciones publicadas recientemente -que obedecen a la cláusula transitoria- al expediente digital (ni a la grilla de la marca) en el portal de trámites del INPI. En consecuencia, actualmente la única forma de detectar estas intimaciones (más allá de las notificaciones de cortesía que podrían existir), es mediante la revisión minuciosa de las notificaciones identificadas como “Anexo I – Intimación Opo. Pago” en los Boletines de Marcas sobre “Notificaciones de Resolución de Oposiciones”. Si bien esta revisión es una práctica habitual de los estudios jurídicos especializados en propiedad industrial, ese no es el caso de particulares que presentan sus marcas sin la asistencia de un profesional en la materia y que, en el mejor de los casos, consultan el estado de su marca a través del portal de trámites del INPI.
De cualquier manera, y como conclusión final, es fundamental subrayar la importancia de contestar las oposiciones y presentar u ofrecer toda la prueba de la que pueda intentar valerse el solicitante en el momento oportuno, es decir, cuando se le corre formal traslado de la oposición ratificada por el oponente. Del mismo modo, no debe perderse de vista que existe una herramienta valiosísima en la resolución de oposiciones, que consiste en la negociación privada entre las partes, mediante sus representantes (abogados y/o agentes de la propiedad industrial). Esta negociación responsable puede llevarse a cabo desde el momento en que se toma conocimiento de la oposición, hasta que se notifica al oponente del plazo para ratificar la protesta. Sólo cuando esa negociación es infructuosa, corresponderá a un tercero imparcial (primeramente el INPI, y luego la justicia) dirimir el conflicto.
Por último, es relevante recordar que la Dirección de Marcas del INPI ya ha anticipado que, por razones de organización, el estudio y avance en el trámite de nuevas oposiciones ratificadas por los oponentes quedará temporalmente suspendido hasta tanto se completen las intimaciones en los casos anteriores aún no resueltos por el INPI. Si los casos que se están publicando en estos lotes semanales de aproximadamente tres mil (3,000) marcas siguen avanzando de conformidad con esta cláusula transitoria en examen, es muy probable que esta suspensión temporaria del avance de oposiciones ratificadas recientemente no genere una demora significativa en el estudio de nuevas oposiciones ratificadas. Entendemos que el espíritu de esta nueva normativa permitiría que, en no más de dos (2) meses, el sector del INPI a cargo de la resolución de oposiciones se encuentre nuevamente “al día”.
Confiamos que esta nueva medida contribuirá a reducir la considerable acumulación de oposiciones vigentes que no han sido contestadas por los solicitantes y que se encuentran a la espera de ser resueltas por el INPI, y que el INPI podrá destinar sus recursos limitados a analizar y resolver aquellos casos en los que, tanto el solicitante como el oponente, tengan interés en que el conflicto sea dirimido por la Dirección de Marcas.
