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En una decisión que se lee como una directiva de política como a un fallo legal, la dirección de Estados Unidos. La Oficina de Patentes y Marcas (USPTO) ha intervenido por la fuerza para proteger una invención de inteligencia artificial de un rechazo de la elegibilidad de patente de suastette durante una apelación de rechazos de arte previos.
La reciente decisión, a menudo discutida en Ex parte Desjardins (2024-000567), de autoría del nuevo subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual y director de la USPTO, John A. Squires, es una comunicación de varias capas. Va más allá de los hechos del caso para enviar mensajes ruidosos a varios grupos de actores, políticos gubernamentales y los tribunales.
1. Para el Poder Ejecutivo: Declaración de un día sobre una tecnología crítica
La importancia del orden Desjardins se amplifica por su tiempo y autoría. Revisada por un Panel Especial de Revisión de Apelaciones (ARP) incluyendo al propio Director, la decisión sirve como un claro tema de acción del día 1 para el Secretario de Comercio Howard Lutnick y la Casa Blanca. Actuando como una orden ejecutiva dirigida por la agencia, demuestra que el nuevo liderazgo de la agencia entiende que la IA es una tecnología emergente crítica donde el liderazgo de Estados Unidos es primordial.
La orden de ARP contiene una dura advertencia alineada directamente con los objetivos estratégicos de la administración:
Excluir categóricamente las innovaciones de IA de la protección de patentes en los Estados Unidos pone en peligro el liderazgo de Estados Unidos en esta tecnología emergente crítica (p. 9)
Esta declaración enmarca la elegibilidad de patentes no como un rompecabezas legal, sino como una cuestión de interés económico y de seguridad nacional. Señala que la USPTO es un socio activo en la administración para fomentar y proteger el dominio estadounidense en IA.
2. Para los examinadores y el PTAB: Un cambio a "Claims Discovery"
La decisión también sirve como un nuevo mandato para el propio cuerpo de la agencia. El Director Squires y la ARP examinaron la decisión de apelación en la Solicitud de Patentes No 16/319,040 y castigaron el razonamiento superior del panel (pág. 9), indicando rotundamente que los artículos 102, 103 y 112 son las herramientas tradicionales y apropiadas para el examen (pág. 10). Esto ordena a los examinadores pasar menos tiempo en el análisis amorfo y más en los requisitos sustantivos de la novedad, la no evidente y la habilitación.
Esta directiva se ajusta perfectamente a las declaraciones públicas inaugurales del Director. En un discurso de apertura la semana pasada, instó a los examinadores a verse a sí mismos no como guardianes cuyo papel es decir "desapasionadamente" digan "no", sino como negociadores de temporada, trabajando para ayudar a encontrar el "sí" que está correctamente limitado por la ley.
El director Squires propuso una analogía de su tiempo en Wall Street, enmarcando el proceso de examen no como un simple rechazo o asignación, sino como "reclamaba descubrimiento" un esfuerzo de colaboración para encontrar la línea donde el arte anterior sale a la baja y donde comienza la contribución inventiva.
Desjardins es la primera gran aplicación de esta nueva filosofía.
3. Para Inventores y Profesionales: Una hoja de ruta más clara a la elegibilidad
Para la comunidad de la innovación, el mensaje es de un estímulo rotundo: la IA es elegible para patentar. La decisión establece una estrategia clara y recurrible. El éxito depende de la capacidad de ir más allá de las descripciones abstractas y proporcionar una narrativa concreta de problema y solución técnica. La fórmula ganadora parece ser:
Detalle el problema técnico específico que se está resolviendo (por ejemplo, olvido catastrófico).
Divulgar la solución técnica específica en la especificación.
Incorporar una limitación de reclamo (s) que conecte explícitamente los conceptos abstractos con esa mejora tecnológica tangible.
La ARP encontró que los Desjardins se declaran elegibles porque mejoraron la forma en que funcionaba el modelo de IA en sí, lo que dio lugar a beneficios tangibles como la reducción del almacenamiento y la complejidad.
Esto proporciona un sólido plan para la elaboración de aplicaciones sólidas y defendibles de patentes de intervención en IA.
4. Para el Circuito Federal: Un matiz necesario en Regresiva
La decisión de la ARP también entabla un diálogo sutil pero firme con Estados Unidos. Corte de Apelaciones del Circuito Federal. En el párrafo final de su dictamen de abril de 2025, Recentive Analytics, Inc. v. Fox Corp., 134 F.4th 1205 (Fed. El tribunal trató de dejar una pequeña grieta para iluminar un camino hacia la elegibilidad, indicando:
Hoy en día, sólo sostenemos que las patentes que no hacen más que reclamar la aplicación de la gestión genérica al nuevo entorno de datos, sin revelar mejoras en los modelos de aprendizaje automático que se van a aplicar, son patentes no elegibles en el artículo 101 (Recentivo, p. 18).
Mientras que la CAFC previó el riesgo de que su opinión fuera malinterpretada y aplicada ampliamente, sus soluciones prescritas-mejoras para los modelos de aprendizaje automático a aplicar fueron desafortunadamente estrechas. Este lenguaje podría interpretarse fácilmente como la elegibilidad de IA que requiere un cambio estructural específico o estructural del modelo, un estándar difícil de cumplir para muchas innovaciones basadas en software.
La ARP en Desjardins quería claramente aclarar y ampliar esta vía para las invenciones frente a la USPTO, demostrando que una mejora basada en procesos que realza la funcionalidad del propio software es precisamente el tipo de mejora tecnológica que califica para la protección de patentes. Enfish sigue siendo una guía importante.
5. Para el Congreso: Una pegasión implicita para un arreglo legislativo
Finalmente, tejida a lo largo de la decisión es un mensaje subliminal al Congreso. Al reconocer directamente la naturaleza de la jurisprudencia existente en el artículo 101 (pág. 9) durante una década después de la decisión de la Corte Suprema, el Director destaca las persistentes dificultades para aplicar el marco legal actual.
La necesidad de que los altos funcionarios de la agencia intervengan personalmente para corregir una aplicación aparentemente directa de la ley subraya la inconsistencia profundamente arraigada que plaga la elegibilidad de las patentes.
Esta necesidad percibida de una acción legislativa se ejemplifica con discusiones en curso en torno a propuestas como la Ley de Restauración de la Patente de Elegibilidad (PERA, por sus siglas en inglés), que busca restaurar la claridad modificando el estatuto. Independientemente del vehículo legislativo específico, la petición implícita de la agencia es clara: sin un cambio en la ley del Congreso, los tribunales y la USPTO lucharán para proporcionar la consistencia necesaria para asegurar el futuro innovador de Estados Unidos en la carrera global de IA.
Conclusión
La decisión de Desjardins es un momento crucial y una comunicación estratégica de la nueva dirección de USPTO. Al desocupar el rechazo de los PTAB y reafirmar la comprensión de la jurisprudencia de la agencia, la decisión proporciona una mayor claridad y previsibilidad para los innovadores en uno de los campos tecnológicos más importantes de hoy.
Esta orden del día 1, a través de ARP, actúa como una forma de política dirigida por la agencia, haciéndose eco de una tendencia más amplia de gobernanza a través de la acción ejecutiva vista desde la Casa Blanca. Así como el Director interino (Coke Morgan Stewart, subsecretario adjunto de Comercio para la Propiedad Intelectual y Director Adjunto) siguió profundamente involucrado en la formulación de políticas a través de negaciones discrecionales de PTAB, esta decisión indica que la nueva dirección también será práctica.
Las partes interesadas deben estar preparadas para ver el nombre del Director Squires en los documentos de política de la USPTO a menudo, especialmente cuando AI está involucrada, ya que el nuevo líder de la agencia reafirma su papel en la orientación de la innovación.
En última instancia, la orden fomenta una aplicación más disciplinada y precisa del número 101, empujando a los examinadores y a la Junta a utilizar las herramientas legales adecuadas, como la novedad y la no-obviazgo, para evaluar la patentabilidad.
Este cambio de enfoque insta a los usuarios al sistema de patentes a distinguir mejor la verdadera innovación del arte anterior sin utilizar un estándar de inelegibilidad demasiado amplio que arriesgue sofocar el progreso en un área crítica de la innovación estadounidense. Cómo afecta la aplicación se verá en un futuro próximo.
En Ex parte Desjardins (2024-000567), de autoría del nuevo subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual y director de la USPTO, John A. Squires, es una comunicación de varias capas. Va más allá de los hechos del caso para enviar mensajes ruidosos a varios grupos de actores, políticos gubernamentales y los tribunales.
