patentriff
En una llamada de atención significativa para los profesionales de la ley de patentes y las partes interesadas, los Estados Unidos La Oficina de Patentes y Marcas (USPTO) hizo dos anuncios importantes hoy sobre la práctica ante la Junta de Juicio y Apelación de Patentes (PTAB).
En un giro sorprendente, la Oficina retiró un paquete detallado de reglamentación propuesto en abril de 2024 que abordaba las denegaciones discrecionales de las revisiones de la Ley de Inventos de Estados Unidos (AIA). Momentos después, anunció un nuevo Aviso de reglamentación propuesta (NPRM) destinado directamente a limitar los desafíos repetidos de revisión inter partes (DPI) contra la misma patente.
Este “un-dos golpe” señala una dirección de política clara desde la USPTO. La Oficina ha expresado su preocupación de que “incluso las patentes extremadamente fuertes no se vuelven fiables cuando están sujetas a desafíos en serie o paralelos” (2025-19580, p. 3). Para los propietarios de patentes y los autores, estas acciones alterarán fundamentalmente la estrategia que rodea a las disputas de validez de patentes.
Limpieza de las cubiertas: retirada de las reglas propuestas de abril de 2024
Primero, la USPTO anunció la retirada de su NPRM del 19 de abril de 2024. Esa propuesta fue un ambicioso intento de codificar y aprovechar años de precedentes de PTAB con respecto a la discreción del Director para incoar procedimientos de RPI y de revisión posterior a la subvención (PGR).
Un enfoque clave de la propuesta fue “mejorar y aprovechar los precedentes y la orientación existentes” con respecto a las peticiones en serie, las peticiones paralelas y los argumentos presentados anteriormente a la Oficina 2024-08362(2024-08362, p. 2). Las normas ahora retiradas también abarcaban un proceso de información separado para estas cuestiones y procedimientos para poner fin a los procedimientos después de un acuerdo (2024-08362, p. 1).
La propuesta generó un inmenso interés de la comunidad de P.I., atrayendo “más de 3.900 presentaciones de una variedad de interesados” durante su período de comentarios de 60 días (2025-19587, p. 2).
En su aviso oficial, la USPTO declaró que está “retirando la reglamentación en este momento para evaluar las acciones futuras a la luz de las prioridades actuales de la administración” (2025-19587, p. 2). Al retirar la vieja propuesta, la USPTO ha despejado el camino para una nueva regla más enfocada y posiblemente más agresiva.
Un nuevo sheriff en la ciudad: reglas propuestas para limitar los desafíos de las patentes repetidas
El evento principal del día fue el lanzamiento de un nuevo NPRM diferente centrado en los derechos de propiedad intelectual. Se dice que esta intención de la nueva regla “promueve la equidad, la eficiencia y la previsibilidad en los litigios sobre patentes” al abordar el problema de los desafíos de patentes en serie y paralelas (2025-19580, p. 2).
La Oficina propone que el sistema actual socava la función económica de las patentes. Para ilustrar el punto, la USPTO presenta una hipótesis sorprendente: “una patente con un 70% de probabilidad de sobrevivir a una revisión de patentabilidad de novo tiene menos de un 50% de probabilidades de soportar dos o más desafíos de patentabilidad de novo” (2025-19580, p. 4).
Esta perpetua incertidumbre, afirma la Oficina, limita “la capacidad de los inventores para atraer inversiones de capital y desarrollar aún más su innovación y llevarla al mercado” (2025-19580, p. 4).
Para abordar esto, la regla propuesta introduce varios cambios potentes en 37 CFR 42:
Selección forzada del foro a través de la estipulación: El cambio más impactante es un nuevo requisito bajo § 42.108 (d). Un DPI “no será instituido ni mantenido a menos que cada peticionario presente una estipulación... indicando que si se inicia un juicio, el peticionario... no levantará motivos de invalidez o inpatentabilidad con respecto a la patente impugnada bajo 35 U.S.C. 102 o 103 en cualquier otro procedimiento” (2025-19580, p. 22). La opinión de la Oficina es que esto garantiza que los DPI “generalmente deberían servir como un sustituto completo de al menos alguna fase del litigio” (2025-19580, p. 12).
Barra de derechos de propiedad intelectual después de la adjudicación previa: El § 42.108(e) propuesto prohibiría la institución de un DPI si una reclamación impugnada o su reclamo de padre independiente ya ha sobrevivido a un desafío de validez. Una conclusión favorable previa de un juicio de un tribunal de distrito, una sentencia sumaria de la corte de distrito, una determinación de ITC, una decisión previa por escrito final de PTAB o un reexamen ex parte solicitado por terceros impediría una nueva IPR (2025-19580, pp. 22-23).
Preclusión basada en un procedimiento paralelo más rápido: Bajo el § 42.108 (f) propuesto, el PTAB no instituirá un DPI si un procedimiento paralelo en el tribunal de distrito, el ITC u otro juicio de PTAB es “más probable que no” ocurra “antes de la fecha de vencimiento para la decisión final escrita” en el DPI (2025-19580, p. 23).
Una excepción estrecha “Circunstancias extraordinarias”: La regla proporciona una escotilla de escape delgada en § 42.108(g). El Director de la USPTO puede instituir personalmente un DPI si existen “circunstancias extraordinarias”, como un desafío previo iniciado de mala fe o un cambio sustancial en la ley de un estatuto o precedente de la Corte Suprema (2025-19580, pp. 23-24). Críticamente, la regla aclara que las circunstancias extraordinarias “no incluirán la técnica anterior nueva o adicional, el nuevo testimonio de expertos, la nueva jurisprudencia... o el nuevo argumento legal” (2025-19580, p. 24).
De la codificación a la preclusión: Comparación de las propuestas de 2024 y 2025
El cambio de la NPRM retirada de abril de 2024 a la nueva propuesta de octubre de 2025 representa un cambio significativo en la filosofía y el enfoque. Si bien ambos tenían como objetivo gobernar las negaciones discrecionales, sus métodos y objetivos son muy diferentes.
La propuesta de 2024 fue fundamentalmente sobre la codificación y la aclaración. Su intención era tomar los estándares existentes, impulsados por la jurisprudencia, de las decisiones precedentes de la PTAB y formalizarlas en reglas. Por ejemplo, propuso adoptar las pruebas multifactoriales de casos como General Plastic para peticiones en serie, lo que permitió a la Junta “considerar los siguientes factores para determinar si negar la institución” (2024-08362, p. 12). Este enfoque preservó la flexibilidad de la Junta y se centró en las mejoras de procedimiento, como un proceso de información separado para cuestiones discrecionales.
Por el contrario, la propuesta de 2025 es sobre la preclusión y la finalidad. Se aleja de las pruebas flexibles y multifactor y hacia reglas rígidas y de línea brillante. El lenguaje pasa de la discrecional “puede negar” a la obligatoria “no se instituirá” (2025-19580, p. 22).
Cuando la regla de 2024 buscó organizar y racionalizar el análisis discrecional existente de la Junta, la regla de 2025 busca eliminar esa discreción en muchos casos, creando barras automáticas para la institución basadas en el historial de litigios de una patente y la voluntad de un solicitante de hacer una estipulación vinculante de selección de foro.
El propósito principal de la nueva regla no es solo administrar el expediente del PTAB, sino proteger activamente las patentes de lo que la Oficina ve como desafíos desestabilizadores y repetitivos.
El futuro de las denegaciones discrecionales y el calendario para la implementación
Una pregunta clave que surge de estos anuncios es si las denegaciones discrecionales están desapareciendo. La respuesta es no; de hecho, están listos para volverse más rígidos. La nueva regla propuesta no elimina la discreción del Director, sino que la ejerce estableciendo un conjunto de reglas de línea brillante que conducirían a denegaciones obligatorias en circunstancias específicas.
El texto propuesto afirma repetidamente que un DPI “no se instituirá” si se cumplen ciertas condiciones, pasando de las pruebas de equilibrio multifactor hacia un marco más prescriptivo (2025-19580, p. 22).
En cuanto a la línea de tiempo, es importante recordar que esto es un Aviso de Propuesta de Reglamentación, no una regla final implementada. El proceso apenas comienza. La USPTO ha establecido una fecha límite para la opinión pública, afirmando que “los comentarios deben ser recibidos antes del 17 de noviembre de 2025, para garantizar la consideración”.
Una vez que se cierre este período de comentarios, la Oficina examinará los comentarios y decidirá si promulga una regla definitiva, que podría modificarse de la propuesta actual. Este proceso generalmente toma varios meses, lo que significa que es poco probable que se implemente una regla final hasta algún momento en 2026 como muy pronto.
Análisis: beneficios, desafíos y riesgos
El marco propuesto por la USPTO es un paso audaz para reequilibrar las escalas entre los que impugnan las patentes y los propietarios. Su éxito dependerá de si los beneficios percibidos superan los riesgos potenciales.
Desde la perspectiva de la USPTO y los titulares de patentes, los beneficios son claros. El objetivo principal es reforzar la fiabilidad de los derechos de patente, que la Oficina sostiene que “seguirán la innovación y el crecimiento económico” (2025-19580, p. 9). Al crear lo que el Congreso llamó “título silencioso para los propietarios de patentes para garantizar recursos de inversión continuos”, la regla tiene la intención de proporcionar estabilidad (2025-19580, p. 4).
La USPTO también cree que la regla apoyará a las pequeñas y medianas empresas, que pueden verse perjudicadas por los derechos de patente debilitados que permiten a los “titurnos del mercado copiar las innovaciones de los rivales más pequeños” (2025-19580, p. 10).
Otro beneficio clave es la eficiencia. Se espera que la regla reduzca los costos generales de litigios al ejecutar “la mayoría de los desafíos de los derechos de propiedad intelectual donde la validez de la patente ya se ha probado” (2025-19580, p. 9). Esto también liberaría los recursos del PTAB, permitiendo que sus jueces administrativos de patentes (APJ) se centren en su “misión de apelación esencial ex parte”, que según los informes ha visto la pendencia “muy por encima de los objetivos de pendencia de la Oficina” durante varios años (2025-19580, p. 11).
Para los retadores de patentes, la regla propuesta presenta una nueva realidad desalentadora. La estipulación obligatoria crea un escenario de alto riesgo, “una mordedura en la manzana”. Un peticionario ahora debe abandonar su derecho a argumentar la invalidez bajo §§ 102 y 103 en la corte de distrito como condición para presentar un DPI. Esto va mucho más allá de las disposiciones provisionales existentes de la AIA.
La excepción de “circunstancias extraordinarias” extremadamente estrechas también puede plantear preocupaciones. Al excluir explícitamente el descubrimiento de “técnica anterior nueva o adicional” o “nuevo argumento legal”, la regla prioriza la finalidad sobre aparentemente todo lo demás (2025-19580, p. 24). Un acusado que descubre una pieza de la técnica anterior dispositiva después de que se haya decidido un DPI en contra de ellos puede no tener ningún recurso en el PTAB, lo que podría dejar una patente verdaderamente inválida ejecutable.
Además, las nuevas reglas podrían crear incentivos perversos. Un propietario de una patente que sobrevive a un solo desafío, incluso uno mal argumentado, gana un escudo formidable contra futuros DPI. La regla intenta protegerse contra los desafíos “iniciados de mala fe, por ejemplo, con el propósito de prevenir desafíos futuros”, pero demostrar que la mala fe es notoriamente difícil (2025-19580, p. 23).
Conclusión
Los anuncios de hoy representan uno de los cambios propuestos más importantes en la práctica de PTAB desde el inicio de la AIA. Al retirar la amplia propuesta de abril de 2024 y avanzar en esta nueva regla específica, la USPTO está haciendo una declaración fuerte a favor de la certeza y la finalidad de las patentes.
Los cambios propuestos transformarían el DPI de una herramienta de litigios paralelos populares en una verdadera alternativa, que no todo o nada a los desafíos de validez de los tribunales de distrito.
El cálculo estratégico tanto para la aplicación de patentes como para la defensa está al borde de una revisión importante. La Oficina invita a “comentarios del público sobre si esta norma propuesta logra el equilibrio adecuado entre eficiencia, equidad y estabilidad en el sistema de patentes” (2025-19580, p. 11).
