La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) recientemente convocó la “Hora de la USPTO” para abordar el estado de la elegibilidad de la materia bajo 35 U.S.C. § 101. Organizada el 5 de noviembre de 2025, la sesión contó con funcionarios de alto nivel, incluido el Comisionado Adjunto de Patentes Charles Kim, el Vice Juez de Patentes Administrativas Michael Kim y la Asesora Legal Superior Carolyn Kosowski. El video fue publicado en YouTube recientemente, pero no incluye la guía sobre los memorandos de SMED emitidos el 4 de diciembre de 2025.
La presentación se centró en tres desarrollos primarios: el Memorando de “Recordatorio” de agosto de 2025, la decisión del Panel de Revisión de Apelaciones precedentes (ARP) en Ex parte Desjardins, y la decisión del Panel de Reanimación Delegado (DRP) en Crusoe Energy System, LLC v. UpStream Data Inc. (PGR2023-00039).
Para los profesionales de patentes y las partes interesadas, el mensaje fue distinto: la USPTO está señalando un cambio hacia la elegibilidad para mejoras técnicas en software e Inteligencia Artificial (IA), al tiempo que refuerza que los §§ 102, 103 y 112 siguen siendo las herramientas principales para limitar el alcance de la patente.
El Memorando de Agosto de 2025: Un “Recordatorio” sobre el Procedimiento
El comisionado adjunto Charles Kim señaló que si bien las tasas de rechazo del § 101 cayeron significativamente después de la guía de 2019, las tasas han “aumentado recientemente en ciertos TC” (Centros de Tecnología), específicamente los TC 2100, 2600 y 3600 (Presentación, pp. 5, 6).
En respuesta, la USPTO emitió un memorando a todo el cuerpo de examen el 4 de agosto de 2025 (p. 6).
Distinción de los procesos mentales de las operaciones de IA
Una conclusión crítica para los profesionales del software implica la agrupación de ideas abstractas de “procesos mentales”. La presentación destacó que la terminología utilizada para describir las funciones de IA a menudo imita la cognición humana, pero esto no debería conducir a un rechazo del § 101 (p. 8)6.
“Las limitaciones de la afirmación que abarcan la IA de una manera que no se puede realizar prácticamente en la mente humana no caen en el proceso mental de agrupación” (p. 8).
Los examinadores recibieron instrucciones explícitas de no expandir esta agrupación para cubrir las limitaciones de la IA que son prácticamente imposibles de realizar para un ser humano, como el procesamiento de redes neuronales complejas (p. 8).
Kosowski explicó durante el seminario web:
“Por ejemplo, decimos que los grandes modelos de lenguaje pueden alucinar cuando producen información sin sentido o inexacta, pero eso no es lo mismo que un ser humano que experimenta alucinaciones. El examinador solo debe encontrar que una limitación de la reclamación recita un proceso mental cuando esa limitación puede realizarse razonablemente en la mente humana” (video, 13:27).
“Recitar” vs. “Meramente Involucrativo”
El panel aclaró la distinción entre las afirmaciones de que “recitan” una excepción judicial y las que simplemente “involucran” una (p. 9).
Una afirmación recita una excepción si establece o describe explícitamente una ley de la naturaleza o una idea abstracta (p. 9).
Recitas: “Una máquina que comprende elementos que operan de acuerdo con F=maF=ma” (p. 10).
Simplemente implica: “Un tambaleador que comprende un miembro alargado unido de manera pivotante a un miembro de base...” (que se basa en la ley de la palanca pero no recita la fórmula) (p. 10).
Preponderancia de la evidencia
Quizás lo más importante para la estrategia de enjuiciamiento, el memorando recuerda a los examinadores que la incertidumbre no es una base válida para el rechazo. “Las afirmaciones no deben ser rechazadas simplemente porque un examinador no está seguro de la elegibilidad de la reclamación” (p. 15).
Si se trata de una “llamada cercana”, el rechazo del examinador no debe hacerse, ya que la falta de patentabilidad debe establecerse por una preponderancia de la evidencia (p. 15).
Ex parte Desjardins: Una victoria para los modelos de entrenamiento de IA
El seminario web destacó la decisión de Ex parte Desjardins, que fue designada precedente. Esta decisión es significativa para los innovadores de IA, ya que valida que las afirmaciones sobre las invenciones de IA que reflejan una mejora de la tecnología son elegibles (p. 30).
La Invención
La aplicación (n.o 16/319.040) abordó el “olvido catastrófico” en el aprendizaje automático, un fenómeno en el que los modelos pierden conocimiento de una tarea anterior al entrenar en una nueva (slidesslides, p. 18).
Las reivindicaciones recitaron un método de capacitación que incluía una limitación de “ajuste”:
“...ajustando los primeros valores de la pluralidad de parámetros para optimizar una función objetiva que depende en parte de un término de penalización que se basa en las medidas determinadas de importancia de la pluralidad de parámetros para la primera tarea de aprendizaje automático” (p. 19).
La decisión
El Panel de Revisión de Apelaciones (ARP) desanimó el rechazo del § 101 (p. 21). La presentación señaló que el panel criticó el razonamiento de la junta inferior:
“[Bajo el] razonamiento del panel, muchas innovaciones de inteligencia artificial son potencialmente no patentables, incluso si se describen adecuadamente y no son obvias, porque el panel esencialmente equiparó cualquier aprendizaje automático con un ‘algoritmo’ no patentable y los elementos adicionales restantes como ‘componentes de computadora genéricos’, sin una explicación adecuada” (p. 23).
El ARP encontró que, si bien las afirmaciones involucraban conceptos matemáticos, reflejaban una “mejora específica al funcionamiento de una computadora” (p. 22).
La decisión enfatizó que “el software puede hacer mejoras no abstractas a la tecnología informática, al igual que las mejoras de hardware” (p. 22; video, 31:09).
Sin embargo, los practicantes deben tener en cuenta que las reclamaciones permanecieron rechazadas en virtud del § 103 (obviadad). El panel enfatizó que los §§ 102, 103 y 112 son las “herramientas tradicionales y apropiadas para limitar la protección de la patente”, y esos estatutos “deben ser el foco del examen” (p. 24).
Crusoe Energía: Carga de la prueba en las revisiones posteriores a la subvención
El panel también discutió Crusoe Energy System, LLC v. UpStream Data Inc., un caso de revisión de subvenciones post (PGR) (p. 25, PGR2023-00039). La decisión inicial encontró reclamaciones, para los Estados Unidos Pat. 11.11,574,372574.372, dirigido al uso del gas natural para alimentar la minería de blockchain no elegible como una “práctica económica fundamental” (p. 27).
Tras su examen, el Grupo Delegado para la Reaudición (DRP) desaló esta conclusión (p. 28). El DRP razonó que el peticionario no cumplió con su carga porque las alegaciones independientes no describieron un resultado que fuera en sí mismo una idea abstracta, sino que “describe[] una máquina definida por sus partes constitutivas” (p. 28; video, 36:40).
Esto refuerza que la carga recae en gran medida en el retador (o examinador) para identificar un lenguaje de reclamo específico que recita la idea abstracta (p. 28).
Análisis: Beneficios, desafíos y riesgos
Beneficios
Puerto seguro de elegibilidad de IA: Desjardins proporciona una vía sólida para la elegibilidad: reclamar mejoras en la metodología de entrenamiento o el funcionamiento interno del modelo es probablemente elegible bajo Enfish (p. 21).
Fricción reducida: La instrucción a los examinadores para evitar rechazos de “llamada cerrada” y la aclaración sobre los procesos mentales debería reducir el volumen de § 101 rechazos para invenciones de software técnico (p. 15).
Desafíos
Consistencia del examinador: A pesar del memorando, la aplicación del estándar de "mejora" sigue siendo subjetiva, particularmente con respecto a si la memoria descriptiva proporciona detalles suficientes para que un experto en la materia reconozca la mejora (p. 13). El comisionado adjunto Kim reconoció que “la consistencia siempre es un desafío” cuando se trata de más de 8.000 examinadores (video, 47:11).
La trampa de “Aplicarlo”: El memorando advierte a los examinadores contra la simplificación excesiva de la consideración de “aplicarlo”. Los solicitantes deben asegurarse de que sus especificaciones detallen cómo se logra la mejora para evitar caer en la trampa “orientada a los resultados” (p. 14).
Riesgos
La obviedad sigue siendo un obstáculo: Como se ve en DesjardinsDesjardins, superar el § 101 no asegura la patente. La Oficina está cambiando explícitamente el enfoque al §§ 102/103/112 (p. 24).
Afirmación amplia: Aunque la amplitud no es inelegibilidad, las afirmaciones que recitan los cálculos matemáticos explícitamente (como el Ejemplo 47) en lugar de hacer referencia a una herramienta o máquina (como el Ejemplo 39) siguen siendo vulnerables (pp. 10, 11).
Conclusión
Las actualizaciones recientes de la USPTO señalan un enfoque pragmático para la elegibilidad de la materia, particularmente para la IA. Al aclarar que las operaciones de IA no son “procesos mentales” inherentes y establecer que las mejoras en los modelos de aprendizaje automático son mejoras tecnológicas, la Oficina se está alineando con la realidad actual de la innovación de software (pp. 8, 30).
Este cambio pone un énfasis renovado en los requisitos tradicionales de patentabilidad. Los profesionales de la propiedad intelectual deben seguir asegurando que las especificaciones sean lo suficientemente sólidas como para respaldar las mejoras tecnológicas y que las reclamaciones estén estructuradas para reflejar herramientas y componentes específicos en lugar de resultados abstractos (p. 13).
Sobre la base de este seminario web y la guía de la USPTO en evolución, los profesionales pueden querer revisar el software en borrador y las solicitudes de patente de IA para garantizar que la especificación describa explícitamente la mejora tecnológica (por ejemplo, velocidad, eficiencia, reducción del almacenamiento) y que las reivindicaciones reciten las etapas específicas para lograr esa mejora, en lugar de solo el resultado (matemático) (p. 13).
Cualquier aclaración y entrenamiento (examinador) es bienvenido, pero por ahora parece que el libro de jugadas Enfish / Desjardins es:
Detalle el problema técnico específico que se está solucionando (por ejemplo, “olvido catastrófico”).
Divulgar la solución técnica específica en la especificación, incluyendo beneficios tecnológicos específicos.
Incorporar una(s) limitación(es) de reclamación que conecten explícitamente los conceptos abstractos a esa mejora tecnológica tangible.
Las soluciones basadas en la tecnología para los problemas basados en la tecnología seguirán liderando el tren de elegibilidad, pero las determinaciones de qué elementos pueden caracterizarse como “convencionales” siguen siendo demasiado ambiguas e inconsistentes.
El Director Squires parece estar enfocado en reducir la carga administrativa del §101. Recientemente, la USPTO emitió memorandos sobre el uso de declaraciones de elegibilidad de materia (SMED).
Los practicantes continuarán monitoreando los desarrollos en el frente de elegibilidad de Alice.
