expansion.- El titular de una marca podrá oponerse a que un tercero elimine los
signos distintivos de esa marca y coloque otros para comercializar un
producto por primera vez en el Espacio Económico Europeo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia especialmente relevante que busca incrementar la protección a los titulares de marcas registrados de la Unión Europea frente a una primera comercialización de sus productos en el Espacio Económico Europeo (EEE). En su fallo, que enfrentaba a Mitsubishi con la compañía belga Duma, la corte europea concluía que el titular de una marca registrada tiene derecho a oponerse a la eliminación de las marcas registradas de sus productos y a su sustitución por otros signos para importarlos o comercializarlos por primera vez en el EEE.
Para Carolina Pina, socia del departamento de propiedad industrial e intelectual de Garrigues, ésta "es una gran noticia para los titulares de marcas registradas porque implica una ampliación de la protección de los derechos que otorga el registro de marca en la UE. Con esta sentencia el registro de marca permite también impedir la primera comercialización de los productos originales en el EEE, incluso aunque se retire la marca del etiquetado de dichos productos".
Confusión
En ese mismo sentido se expresa Javier Galán, letrado de Pons IP, que insiste en este último aspecto añadiendo que "a pesar de que los productos no se comercialicen con la propia marca, siempre que los consumidores puedan confundir los productos como pertenecientes al legítimo titular -a pesar de haber retirado su marca- se estarán infringiendo sus derechos en cuanto al agotamiento de su marca".Para entender el fondo de la cuestión es esencial conocer el problema que ha generado este fallo. Duma adquirió fuera del EEE carretillas elevadoras Mitsubishi y las introdujo en este territorio, donde las incluyeron en el régimen de depósito aduanero. Durante este periodo, suprimió de las mercancías todos los signos de la marca japonesa, efectuó modificaciones para ajustarlas a las normas vigentes en la UE, sustituyó las placas de identificación y los números de serie y colocó sus propios signos. Acto seguido, las importó y comercializó.
Frente a esta situación, Mitsubishi solicitó el cese de las actuaciones y alegó que la supresión de sus marcas y la colocación de nuevas lesionaban los derechos otorgados a la marca Mitsubishi, y más teniendo en cuenta que, a pesar de la eliminación de signos, todavía se podía distinguir que se trataba de carretillas de la empresa nipona. Mitsubishi también exponía que la supresión de su marca sin consentimiento soslayaba el derecho del titular de controlar la primera comercialización en el EEE de los productos y menoscababa las funciones relativas al origen y la calidad, así como las funciones de inversión y de publicidad de la marca.
En este sentido, el TJUE explicaba en su resolución que "la supresión de los signos idénticos a la marca y la colocación de nuevos en los productos por un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, con el fin de importar o de comercializar esos productos en el EEE soslayando el derecho del expresado titular de prohibir la importación de los productos de la marca en cuestión, en tanto en cuanto lesionan el derecho del titular de la marca de controlar la primera comercialización de los productos de esa marca en el EEE y menoscaban las funciones de ésta, son actos contrarios al objetivo de preservar una competencia no falseada".
Galán insiste en que en este asunto existe un menoscabo de la función indicadora del origen empresarial -cometido esencial de las marcas-, puesto que los consumidores reconocerán los productos por su aspecto exterior, como pertenecientes al legítimo titular marcario, aunque incluya la marca de terceros. "En este caso, hay un detrimento de la marca del legítimo titular, pues está fuera de su control la primera comercialización de los productos con la marca en el EEE y, por tanto, se está alterando la facultad que tiene para agotar el derecho sobre la marca".
Gran ventaja
En este punto, Pina destaca que es preciso tener en cuenta que este agotamiento sólo opera en el Espacio Económico Europeo, por lo que el titular "puede comercializar sus productos fuera del EEE sin que por ello se agoten sus derechos en el mercado europeo, pudiendo así oponerse a la demás importaciones de sus productos efectuadas sin su consentimiento". Este derecho, insiste la socia de Garrigues, supone una gran ventaja a los titulares de las marcas puesto que pueden controlar el precio con el que se comercializan, en primer lugar, sus productos en el EEE.En lo que se refiere a las modificaciones efectuadas por Duma y que ellos argumentaban como esenciales para poder comercializar estas carretillas elevadoras bajo su enseña, Galán apunta que "habría que conocer qué tipo de alteraciones se han llevado a cabo en las carretillas. Pero a tenor de la sentencia, podríamos asumir que, si a pesar de las modificaciones los consumidores siguen reconociendo los productos -por su aspecto- como pertenecientes a otra empresa, no tendrán ningún tipo de influencia los cambios, pues los consumidores seguirán vinculando los productos como pertenecientes a la empresa titular de la marca eliminada".
Por último, Pina también destaca otro aspecto relevante que es la carga de la prueba en este tipo de casos. "Todos los vendedores deben ser capaces de demostrar que efectivamente se ha agotado el derecho de marca del titular y que, por ende, pueden vender dichos productos sin su consentimiento".
