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En mayo del próximo año entrará a regir una nueva institución marcaria; la acción de cancelación de marcas por falta de uso. Esta herramienta permitirá pedir que se elimine total o parcialmente un registro marcario cuando su titular no haya usado la marca de manera real y efectiva en el país.
La medida tiene su origen en la modificación introducida a la Ley N°19.039, de Propiedad Industrial, que entró en vigencia el 9 de mayo de 2022. Esa reforma estableció que las marcas registradas no pueden mantenerse indefinidamente si no se usan para distinguir los productos o servicios para los cuales fueron concedidas.
En concreto, si han pasado cinco años desde que una marca fue registrada o renovada y no ha sido usada en Chile, una persona con legítimo interés podrá solicitar su cancelación. Lo mismo ocurrirá si la marca dejó de usarse durante un período continuo de cinco años.
La cancelación podrá ser total o parcial. Esto significa que, si una marca fue registrada para varios productos o servicios, pero solo se usa en algunos de ellos, el registro podrá mantenerse respecto de los productos o servicios efectivamente usados y cancelarse en relación con los demás.
La obligación de probar el uso corresponderá al titular de la marca. Para ello podrá presentar cualquier medio de prueba permitido por la Ley N°19.039. Sin embargo, todavía no existe plena claridad sobre qué tipo de antecedentes ni qué cantidad de prueba será suficiente para acreditar el uso efectivo ante la autoridad.
También se considerará válido el uso realizado por un tercero, siempre que haya contado con la autorización del titular de la marca.
La cancelación por falta de uso no será declarada de oficio. Deberá ser solicitada por una parte interesada mediante la acción correspondiente. Además, el titular podrá evitar la cancelación si demuestra que tuvo razones válidas para no usar la marca, por causas ajenas a su voluntad, como restricciones a la importación u otros requisitos oficiales que hayan impedido utilizarla.
La modificación también permite presentar una demanda reconvencional de cancelación por falta de uso dentro de procedimientos de oposición o nulidad marcaria.
En cuanto a los plazos, las marcas registradas o renovadas desde el 9 de mayo de 2022 podrán ser objeto de esta acción una vez cumplidos cinco años desde su concesión o renovación. Por eso, la primera fecha relevante será el 9 de mayo de 2027.
Respecto de las marcas registradas antes del 9 de mayo de 2022, el plazo de cinco años comenzará a contarse desde la primera renovación realizada después de esa fecha.
Esta nueva acción representa un cambio importante para el sistema marcario chileno, porque permitirá eliminar registros que no se usan realmente en el mercado y obligará a los titulares a conservar pruebas que demuestren el uso efectivo de sus marcas en Chile.
